Urteil des BPatG vom 27.06.2016

Patentanspruch, Vergleich, Auflösung, Mangel

BPatG 154
05.11
BUNDESPATENTGERICHT
20 W (pat) 3/14
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
27. Juni 2016
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
- 2 -
hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung
vom 27. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den
Richter
Dipl.-Ing. Gottstein,
die
Richterin
Dorn
und
den
Richter
Dipl.-Geophys. Dr. Wollny
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Die Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat das
Bezeichnung
„lmpulslichtbogenprozess“
im Einspruchsverfahren mit am Ende der Anhörung am 24. Oktober 2013 verkün-
detem Beschluss widerrufen.
Zur Begründung hat sie insbesondere ausgeführt, dass der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag - vor dem Hintergrund der geltend gemach-
ten Einspruchsgründe - nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich
- 3 -
eingereichten Fassung hinausgehe, seine Ausführbarkeit und gewerbliche An-
wendbarkeit gegeben und dieser auch neu sei, aber letztlich nicht auf einer erfin-
derischen Tätigkeit beruhe. Zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem
seinerzeit gültigen Hilfsantrag 1 hat die Patentabteilung festgestellt, dass dieser
nicht über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung
hinausgehe, aber ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß dem seinerzeit gültigen Hilfsantrag 2
sei dagegen nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann ihn
ausführen könne.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Beschluss der Patentabteilung verwie-
sen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 18. Dezember 2013 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin.
Der Bevollmächtigte der Patentinhaberin beantragt,
den Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 24. Oktober 2013 aufzuheben und das Patent
10 2006 050 297 in unverändertem Umfang aufrechtzuerhalten.
Hilfsweise beantragt er,
das Patent auf der Grundlage von dem folgenden Hilfsantrag 1
aufrechtzuerhalten:
Patentansprüche 1 bis 16, überreicht als 1. Hilfsantrag in der
mündlichen Verhandlung am 27. Juni 2016
Beschreibung und Zeichnungen wie Patentschrift.
- 4 -
Der 2. und 3. Hilfsantrag vom 17. Juni 2016, beim BPatG per Fax eingegangen
am selben Tag, werden derzeit nicht weiterverfolgt.
Die Bevollmächtigten der Einsprechenden beantragen,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Hauptantrag
- 5 -
Hilfsantrag 1
„1. Schutzgas-Lichtbogenschweißverfahren zur Durchführung ei-
nes Schweißprozesses bei welchem Material eines als abschmel-
zende Elektrode verwendeten Schweißdrahtes in ein Schweißbad
übertragen wird, mit einem Prozesszyklus, der eine Grundphase
sowie eine Impulsphase umfasst, in denen ein Lichtbogen brennt
und der Schweißdraht positiv gepolt ist, wobei Material des
Schweißdrahtes in einer Kurzschlussphase in das Schmelzbad
übertragen wird und die Auflösung des Kurzschlusses durch Stop-
pen oder Zurückziehen des Schweißdrahtes vom Werkstück zu-
mindest unterstützt wird und nach der Auflösung des Kurzschlus-
ses ein Lichtbogen wieder zündet sowie der Schweißdraht wieder
reversiert wird zur Bewegung desselben in Richtung zum Werk-
stück, wobei zu dem Kurzschluss ein erster Polaritätswechsel
durchgeführt wird, bei welchem der Schweißdraht negativ gepolt
wird, und nach dem Polaritätswechsel ein Lichtbogen mit negativ
gepoltem Schweißdraht zündet, und wobei nach Ablauf einer
Lichtbogenphase mit negativ gepoltem Schweißdraht ein zweiter
Polaritätswechsel innerhalb des Prozesszyklus durchgeführt wird,
bei welchem der Schweißdraht positiv gepolt wird, wobei nach der
Impulsphase eine dritte Prozessphase mit positiv gepoltem
- 6 -
Schweißdraht und mit im Vergleich zur Impulsphase niedrigerem
Schweißstrom und vermindertem Energieeintrag in den Schweiß-
draht durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, dass am Ende
der dritten Prozessphase (t41, t51), bei welcher bis zum Ende kein
Kurzschluss auftritt, nach Ablauf einer Maximalzeit (t41) der erste
Polaritätswechsel durchgeführt wird, bei welchem der Schweiß-
draht von positiv nach negativ gepolt wird, in einer anschließenden
Prozessphase (t42, t52) der Lichtbogen erlischt sodass Leer-
laufspannung mit negativer Polarität anliegt und der Draht weiter
in Richtung des Werkstücks bewegt, sodass am Ende der an-
schließenden Prozessphase (t42, t52) der Kurzschluss erzeugt
wird und der erste Polaritätswechsel vor Erreichen des Kurz-
schlusses durchgeführt wird.“
Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass mit dem
Anspruchssatz gemäß Hauptantrag und gemäß Hilfsantrag 1 jeweils Gegenstände
beansprucht seien, die ursprünglich offenbart und neu seien sowie auf einer erfin-
derischen Tätigkeit beruhten. Der Schutzbereich werde durch den Gegenstand
des Patentanspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 auch nicht erweitert.
Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin ist der Auffassung, dass die seitens
der Patentinhaberin gemäß Hauptantrag beanspruchten Gegenstände nicht ur-
sprünglich offenbart seien und auch nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit be-
ruhten, und mit dem Anspruchssatz gemäß Hilfsantrag 1 andere Gegenstände
unter Schutz gestellt werden würden, als ursprünglich mit dem Streitpatent erteilt.
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
- 7 -
II.
Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat in der Sache keinen Erfolg, da
der Gegenstand des Patents gemäß Hauptantrag über den Inhalt der Anmeldung
in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der für die Einreichung der Anmeldung
zuständigen Behörde (DPMA) ursprünglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1
Nr. 4 PatG), und durch die Fassung des Patentanspruches 1 gemäß Hilfsantrag 1
der Schutzbereich des Patents unzulässig erweitert worden ist (BGH, Beschluss
vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89, GRUR 1990, 432
– Spleißkammer; § 22 Abs. 1,
letzter Halbsatz PatG).
1.
gas-Lichtbogenschweißverfahren zur Durchführung eines Schweißprozesses, so-
wie ein Schweißgerät mit einer Schweißstromquelle zur Durchführung eines
Schweißprozesses.
Es soll die Aufgabe gelöst werden, ein herkömmliches Schutzgas-Lichtbogen-
schweißverfahren soweit zu verbessern, dass auch dünnste Bleche verarbeitbar
seien und darüber hinaus das Entstehen von Schweißspritzern besser vermieden
werde (Streitpatent, Absatz [0007]).
2.
lom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Schweißtechnik, der insbesondere auf dem
Gebiet des Kurzlichtbogenschweißens tätig ist.
3. Zum Hauptantrag
3.a
(Änderungen im Vergleich zu den Ursprungsunterlagen in Fettdruck bzw. durch-
gestrichen):
- 8 -
1.1
Schutzgas-Lichtbogenschweißverfahren
zur
Durchführung
eines
Schweißprozesses
1.2
bei welchem Material eines als abschmelzende Elektrode verwendeten
Schweißdrahtes ( 11) in ein Schweißbad übertragen wird,
1.3
mit einem Prozesszyklus, der eine Grundphase (t14, t38, t48, t58) sowie
eine Impulsphase (t15, t39, t49, t59) umfasst, in denen ein Lichtbogen
brennt und der Schweißdraht positiv gepolt ist,
1.3.1
wobei Material des Schweißdrahtes in einer Kurzschlussphase in
das Schmelzbad übertragen wird
1.3.2
und die Auflösung des Kurzschlusses durch Stoppen oder
Zurückziehen des Schweißdrahtes vom Werkstück (9) zumindest
unterstützt wird
1.3.3
und nach der Auflösung des Kurzschlusses ein Lichtbogen wieder
zündet
1.3.4
sowie der Schweißdraht wieder reversiert wird zur Bewegung
desselben in Richtung zum Werkstück,
1.3.5
wobei
ter Polaritätswechsel durchgeführt wird, bei welchem der Schweiß-
draht negativ gepolt wird,
1.3.6
und nach dem Polaritätswechsel ein Lichtbogen mit negativ gepol-
tem Schweißdraht zündet,
1.3.7
und
t45; t54, t55) mit negativ gepoltem Schweißdraht ein zweiter Polari-
tätswechsel innerhalb des Prozesszyklus durchgeführt wird, bei wel-
chem der Schweißdraht positiv gepolt wird,
1.3.8
wobei nach der Impulsphase eine dritte Prozessphase mit im
Vergleich zur Impulsphase vermindertem Energieeintrag in den
Schweißdraht durchgeführt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
1.4
in der dritten Prozessphase (t41, t51) nach Ablauf einer Maximal-
zeit (t41) und vor Erreichen des Kurzschlusses ein Polaritätswechsel
- 9 -
durchgeführt wird, bei welchem der Schweißdraht von positiv nach
negativ gepolt wird.
3.b
spruch 1 wird ein Sachverhalt beansprucht, der den ursprünglich beim DPMA ein-
gereichten Unterlagen so nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen ist und
den beanspruchten Gegenstand folglich gegenüber der Ursprungsoffenbarung der
Anmeldung unzulässig erweitert.
1.4
spruchsgemäß so genannten dritten Prozessphase explizit zwei unmittelbar mitei-
nander verknüpfte Bedingungen formuliert, die beide erfüllt sein müssen, damit
derselbe stattfinden kann, nämlich, dass „in der dritten Prozessphase (t41, t51)
und
laritätswechsel durchgeführt wird, bei welchem der Schweißdraht von positiv nach
negativ gepolt wird.“ In den Ursprungsunterlagen ist jedoch eine derartige kausale
und
einem physikalischen Effekt (kein Kurzschluss) geschuldet ist, nicht offenbart.
Die Patentinhaberin argumentiert, dass es sich bei diesem Merkmal lediglich um
die Beschreibung eines zeitlichen Verlaufs des Prozesszyklus bezogen auf die so
genannte „dritte Prozessphase“ handelt, wie dieser auch in Absatz [0057] des
Streitpatents bzw. in den Ursprungsunterlagen Seite 20, Zeile 15 bis Seite 21,
Zeile 9 im Zusammenhang mit der dortigen Figur 4 offenbart sei. Der Senat kann
sich dieser Sichtweise nicht anschließen, da im genannten Beschreibungsteil an-
hand konkret benannter
Phasen beschrieben ist, dass nach „der Puls-
phase t49 ... eine Prozessphase t41 , bei welcher bis zum Ende kein Kurz-
schluss auftritt. Aus diesem Grunde wird nach Ablauf der Maximalzeit t41 ein Po-
laritätswechsel durchgeführt, bei welchem der Schweißdraht von positiv nach ne-
gativ gepolt wird. Der Lichtbogen erlischt, sodass in einer
Prozessphase t42 die Leerlaufspannung mit ne-
- 10 -
gativer Polarität anliegt ... Der Draht wird weiter in Richtung des Werkstückes be-
wegt, sodass am Ende der Prozessphase
t42 ein Kurzschluss erzeugt wird. ...“.
Diese Passage vermittelt dem Fachmann unmittelbar und eindeutig, dass am
Ende der Prozessphase, die dort mit t41 bezeichnet wird, ein Polaritätswechsel
unabhängig vom Auftreten eines Kurzschlusses nach Ablauf einer Maximalzeit
erfolgt, und am Ende einer ggf. durch eine Totzeit (vgl. ebenfalls Absatz [0057]
bzw. Ursprungsunterlagen, S. 20, Z. 28-30) von dieser getrennten weiteren Pro-
zessphase t42 der Kurzschluss erfolgt. Es handelt sich also ausdrücklich um die
Offenbarung eines eines
Schweißzyklus.
Den Hinweis in der
Beschreibung „eine Prozessphase t41, bei welcher bis zum
Ende kein Kurzschluss stattfindet“ versteht der Fachmann dahingehend, dass er
die Zeit t41 für diese Prozessphase vor der Anwendung des anspruchsgemäßen
Schweißverfahrens in der Praxis durch Versuche ermitteln und festlegen muss, in
dem er die durchschnittliche Zeit bis zum Auftreten eines Kurzschlusses bestimmt.
Als Zeit t41 für die zugehörige Prozessphase wird er dann eine Zeit wählen, die
kleiner ist als diese durchschnittliche Zeit bis zum Auftreten eines Kurzschlusses.
Im Patenanspruch 1 ist jedoch eine kausale Verknüpfung zweier Faktoren (Ablauf
Maximalzeit und vor Erreichen Kurzschluss) für eine Prozessphase (die so
genannte „dritte“) gefordert mit dem Ergebnis, dass innerhalb dieser Prozess-
phase bzw. an deren Ende kein Polaritätswechsel durchgeführt werden soll, wenn
vor Ablauf einer Maximalzeit t41 ein Kurzschluss erreicht wird. Dies widerspricht
dem ursprünglich offenbarten Verfahrensablauf.
Wie der Vertreter der Patentinhaberin selbst ausgeführt hat, ist in der Praxis der
Fall nicht auszuschließen, dass ein Kurzschluss vor dem Ablauf der Maximalzeit
auftreten kann, da es sich hierbei um einen stochastischen Prozess handelt. Bei
Anwendung des anspruchsgemäßen Verfahrens in der Praxis wird dann kein Po-
laritätswechsel am Ende dieser Prozessphase durchgeführt.
- 11 -
Die Patentinhaberin ist zwar nicht gehindert, im Erteilungsverfahren Merkmale aus
der Beschreibung mit eigenen Formulierungen abgeändert in den Patentanspruch
aufzunehmen. Sie kann dann aber entgegen ihrem Vorbringen nicht für sich in
Anspruch nehmen, dass die abgeänderten Formulierungen eingeschränkt nur so
verstanden bzw. ausgelegt werden dürften bzw. müssten, wie sie ursprünglich
gemeint bzw. offenbart waren.
Damit ist mit dem Patentanspruch 1 offensichtlich ein anderer Gegenstand unter
Schutz gestellt, als er ursprünglich in den Ursprungsunterlagen offenbart war.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag - wie erteilt - ist so-
mit gegenüber den Ursprungsunterlagen unzulässig erweitert und daher nicht pa-
tentfähig.
Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob die Kombination einzelner Prozesspha-
sen im erteilten Patentanspruch 1 zulässig ist, wenn diese ohne Berücksichtigung
ihres Zusammenhangs mit anderen Prozessphasen aus zwei sehr unterschiedli-
chen komplexen Ausführungsbeispielen (vgl. Figur 2 und Figur 4 i. V. m. den zu-
gehörigen Figurenbeschreibungen) entnommen sind.
4. Zum Hilfsantrag 1
Nachdem mit dem Hilfsantrag 1 das Patent im vorliegenden Einspruchsbeschwer-
deverfahren in veränderter Fassung verteidigt wird, ist die Zulässigkeit dieser Fas-
sung ohne Beschränkung auf die gesetzlichen oder weitere geltend gemachte
Widerrufsgründe zu prüfen (BGH, Beschluss vom 3. Februar 1998 - X ZB 6/97,
GRUR 1998, 901 - Polymermasse).
Eine Aufrechterhaltung des Patents im Umfang des Hilfsantrages 1 ist nicht mög-
lich, da durch die Fassung seines Patentanspruches 1 der Schutzbereich des Pa-
- 12 -
tents unzulässig erweitert wird (BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 - X ZB 9/89,
GRUR 1990, 432 - Spleißkammer; § 22 Abs. 1, letzter Halbsatz PatG).
4.a
trag wie folgt gegliedert werden (Änderungen im Vergleich zum erteilten Patentan-
spruch 1 markiert):
1.1
– 1.3.4
1.3.5
1
dem
geführt wird, bei welchem der Schweißdraht negativ gepolt wird,
1.3.6, 1.3.7
1.3.8
1
mit positiv
gepoltem Schweißdraht
gerem Schweißstrom und
dadurch gekennzeichnet, dass
1.4
1
kein Kurzschluss auftritt,
der erste
,
in einer anschließenden Prozessphase (t42, t52) der Lichtbogen er-
lischt sodass Leerlaufspannung mit negativer Polarität anliegt und der
Draht weiter in Richtung des Werkstücks bewegt, sodass am Ende der
anschließenden Prozessphase (t42, t52) der Kurzschluss erzeugt wird
und der erste Polaritätswechsel vor Erreichen des Kurzschlusses
durchgeführt wird.
4.b
1
– in der Absicht,
den o.g. Mangel des erteilten Patentanspruchs 1 zu heilen - nun auf eine festge-
legte zeitliche Abfolge für das beanspruchte Verfahren ab. Diese Abfolge schreibt
u.
a. vor, dass „... am Ende der dritten Prozessphase ... nach Ablauf einer Maxi-
- 13 -
rd ...“, und „in einer an-
schließenden
Prozessphase der Lichtbogen erlischt ...“, „sodass am Ende der an-
schließenden Prozessphase
(t42, t52) der Kurzschluss erzeugt wird ...“.
1.4
1
des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 1 somit die Doppelbedingung für die so
genannte „dritte Prozessphase“ (vgl. Abschnitt 3.b) ersatzlos gestrichen und wird
in Anlehnung an die Offenbarung aus dem Absatz [0057] des Streitpatents bzw.
Seite 20, Zeilen 15 bis 32 der Ursprungsunterlagen durch einen nur von rein zeitli-
chen Faktoren bestimmten Ablaufplan ersetzt. Hierdurch wird an die Stelle des
erteilten Verfahrens ein anderes Verfahren gesetzt, denn der durchzuführende
Polaritätswechsel hängt nur noch vom Ablauf der Maximalzeit ab, unabhängig da-
von, ob ein Kurzschluss aufgetreten ist.
Mit dem Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 liegt daher eine unzulässige Ände-
rung des Gegenstands des Streitpatents vor, die der Gewährung des Hilfsan-
trags 1 entgegensteht.
5.
anderen Ansprüche der jeweiligen Anspruchsfassungen, da ein Patent nur so er-
teilt werden kann, wie es beantragt ist (BGH, Beschluss vom 26. September 1996
- X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerät, m. w. N.).
6.
bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA möglich-
erweise an Wirksamkeitsmängeln leidet (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.05.2014
20 W (pat) 28/12, BlPMZ 2014, 355 - u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer
signierten Urschrift in der elektronischen Akte).
7.
schluss der Patentabteilung vom 24. Oktober 2013 aufzuheben und in Folge den
- 14 -
Bestand des Patents auf Basis eines der von ihr gestellten Anträge zu
beschließen, nicht stattgegeben werden.
Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).
Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,
dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg
abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4.
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist
(§ 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).
Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des
Patentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift
lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe.
Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (§ 125a Absatz 2 des
Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim
Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I
S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Übertragung des elektronischen
Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2
BGH/BPatGERVV).
Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begründen.
Die Frist für die Begründung beträgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der
- 15 -
Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlängert werden (§ 102 Absatz 3
des Patentgesetzes). Die Begründung muss enthalten:
1.
die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder
Aufhebung beantragt wird;
2.
die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
3.
insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestützt wird, dass das Gesetz in Bezug auf das
Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den Mangel ergeben
(§ 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).
Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des
Patentgesetzes).
Dr. Mayer
Gottstein
Dorn
Dr. Wollny
Pr