Urteil des BPatG vom 13.11.2014

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Gericht

Bundespatentgericht

Aktenzeichen

2 Ni 45/12 (EP)

Entschieden

13.11.2014

Schlagworte

Stand der technik , Anteil , Patentanspruch , Epü , Materialien , Erfindung , Form , Zustellung , Schuh , Gewebe

Stand der Technik, Anteil, Patentanspruch, Epü

BPatG 253

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

2 Ni 45/12 (EP)

(Aktenzeichen)

URTEIL

An Verkündungs Statt

zugestellt am:

13. November 2014

…

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

…

betreffend das europäische Patent 1 571 938

(DE 603 30 179)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom

30. Oktober 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der

Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Fritze, Dipl.-Ing. Univ. Rothe und

Dipl.-Ing. Fetterroll

entschieden:

Das europäische Patent 1 571 938 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-

klärt.

II.

Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 15. Dezember 2003 unter Inanspruchnahme ei-

ner US-Priorität (US 323 609) vom 18. Dezember 2002 in englischer Sprache in-

ternational angemeldeten europäischen Patents EP 1 571 938 mit der Bezeich-

nung

„Footwear incorporating a textile with fusible filaments and fibers“ (Streitpa-

tent), dessen Erteilung am 18. November 2009 veröffentlicht wurde. Vom Deut-

schen Patent- und Markenamt (DPMA) wird das Streitpatent mit der Bezeichnung

„Schuh aus einem Textil mit schmelzbaren Fasern und Filamenten“ unter der

Nummer 603 30 179 geführt.

- 3 -

Gegen den deutschen Teil des Streitpatents hat die Klägerin am 17. Oktober 2012

beim Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage erhoben, der die Beklagte mit Ein-

gabe vom 28. November 2012 rechtzeitig widersprochen hat.

Zum Streitpatent, das in der erteilten Fassung ursprüngliche 42 Patentansprüche

aufwies, ist während der anhängigen Nichtigkeitsklage ein europäisches Be-

schränkungsverfahrens nach Art. 105 b EPÜ durchgeführt worden, dessen Ab-

schluss am 29. Mai 2013 im Europäischen Patentblatt veröffentlicht worden ist.

Das Streitpatent umfasst hiernach noch 30 Patentansprüche, von denen die An-

sprüche 1 bis 13 und

30 auf einen Fußbekleidungsartikel („An article of footwear“)

gerichtet sind, und wobei mit den nebengeordneten Ansprüchen 14 und 26, an die

sich die Unteransprüche 15 bis 25 bzw. 27 bis 29 anschließen, jeweils Verfahren

zur Herstellung eines gestrickten Oberteils für einen Fußbekleidungsartikel („A

method of manufacturing a knit upper for an

article of footwear“) beansprucht wer-

den.

In der Verfahrenssprache Englisch haben die unabhängigen Patentansprüche 1,

14, 26 und 30 in der geltenden beschränkten Fassung folgenden Wortlaut:

An article of footwear (100) having a sole structure (110) and

a knit upper (120) secured to said sole structure, said knit up-

per being substantially formed of a textile forming at least an

outer portion of the knit upper, the textile comprising:

a fused area (132-136) of said textile (130), said fused area

being at least partially formed from a plurality of first strands

and a plurality of second strands, said first strands being

formed of a first thermoplastic polymer material, and said first

strands being fused to said second strands in said fused

area; and an unfused area (131) of said textile, said first

strands being unfused to said second strands in said unfused

area,

- 4 -

wherein said textile (130) is formed from mechanically

manipulated yarns (146), said yarns incorporating said first

strands and said second strands, and

wherein said first thermoplastic polymer material (144) has a

first melting temperature; and wherein said textile (130) in-

cludes a second thermoplastic material (145) having a sec-

ond melting temperature,

in order to impart stability to the upper by the fused areas of

the textile without the necessity of incorporating additional

components.

14.

said method comprising the steps of: providing a plurality of

strands, at least a first portion of the strands including at least

a first thermoplastic polymer material; incorporating the

strands into a textile (130) that substantially forms the knit

upper; and forming a fused area (132-136) of the textile by

fusing at least the first portion of the strands to a second por-

tion of the strands at only selected locations of the knit upper,

while not fusing the first and second portions at other non-se-

lected locations of the upper, wherein the step of incorporat-

ing includes forming at least an outer portion of the knit up-

per (120) from the textile (130), and

wherein said first thermoplastic polymer material (144) has a

first melting temperature; and incorporating in said tex-

tile (130) a second thermoplastic material (145) having a sec-

ond melting temperature, in order to impart stability to the up-

per by the fused areas of the textile without the necessity of

incorporating additional components.

- 5 -

26.

footwear (120), said method comprising the steps of:

forming at least an outer portion of the upper (120) from a

textile (130) incorporating a yarn (146) with at least one fusi-

ble strand into separate and distinct areas of the knit upper;

heating substantially all of the upper to fuse the at least one

fusible strand to an adjacent strand so as to form separate

and distinct fused areas of the upper,

wherein the step of incorporating includes forming the tex-

tile (130) by mechanically manipulating yarn (146) that in-

cludes the at least one fusible strand, and

placing the at least one fusible strand only in selected areas

of the knit upper, in order to impart stability to the upper by

the fused areas of the textile without the necessity of incorpo-

30.

fused

area (132-136) includes a plurality of separate and distinct

Hinsichtlich des Wortlauts der auf die Patentansprüche 1, 14 und 26 jeweils direkt

oder indirekt rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 13, 15 bis 25 und 27 bis 29

wird auf die neue Streitpatentschrift EP 1 571 938 B3 Bezug genommen. Auch

hinsichtlich des Wortlauts dieser Patentansprüche in der deutschen Übersetzung

wird auf diese Patentschrift verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei auch in der ge-

änderten Fassung unzulässig erweitert (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ i. V. m.

Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG). Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf

einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138

- 6 -

Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ). Dazu

verweist die Klägerin auf die vorveröffentlichten Druckschriften:

FR 2.171.172

US 4,447,967

K29

K9:

US 4,756,098

K11

DE 1 084 173 A

K12

US 2,343,390

K13:

GB 1 603 487

K14

US 2,147,197

K15

US 4,750,339

K16

US 2,314,098

K17

US 2,440,393

K18

US 2002/0148258 A1

K20a

H. Eberle, H. Hermeling [u. a.], Fachwissen Beklei-

dung, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer

GmbH & Co., 6. Aufl., 2001 (S. 83)

K20b

H. Eberle, H. Hermeling [u. a.], Clothing Technology

… from fibre to fashion, Verlag Europa-Lehrmittel,

Nourney, Vollmer GmbH & Co., Third English Edition

2002 (S. 83),

K21

„Knitting“ - Wikipedia, the free encyclopedia, Recher-

che und Ausdruck vom 29. Oktober 2013 (Seiten 1

bis 22)

K22

DE 2 018 762 A

K23

EP 0 742 300 A1

K24

WO 97/29657 A1

K25

K24

K26

EP 0 758 693 A1

K27

WO 98/35574 A1

- 7 -

K28

„Thermoplastic“ - Wikipedia, the free encylopedia,

Recherche und Ausdruck vom 16. Juni 2014 (Sei-

ten 1 bis 4)

Ferner sei nach Auffassung der Klägerin auch die bereits im Prüfungsverfahren

herangezogene Druckschrift

US 3,583,081 A

zu berücksichtigen.

Die Klägerin macht geltend, das europäische Beschränkungsverfahren habe nicht

dazu geführt, dass der Gegenstand des Streitpatents auf das in den Unterlagen ur-

sprünglich Offenbarte zurückgeführt worden sei. Vielmehr sei der Gegenstand unter

Verstoß gegen Artikel 123 Abs. 2 EPÜ zusätzlich noch unzulässig erweitert worden.

Zudem beruhten auch die geänderten Ansprüche 1, 14 und 26 jeweils gegenüber

der K11 und der K12 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Beim Gegenstand des

Anspruchs 1 sei außerdem zu beachten, dass ein Textil mit zwei verschiedenen

thermoplastischen Materialien innerhalb eines Garns bereits aus der K15 bekannt

sei. Daher könne das bloße Einbringen eines zweiten thermoplastischen Materials

in das Textil des Schuhoberteils eine erfinderische Tätigkeit ebenfalls nicht begrün-

den. Der Gegenstand des geltenden Anspruch 1 sei damit auch aus einer Kombi-

nation von K14 und K15 nahegelegt. Entsprechendes gelte auch bei Anspruch 14,

der das Herstellungsverfahren zum Schuhoberteil nach Anspruch 1 betreffe. Der

Gegenstand des geänderten Herstellungsverfahrensanspruchs 26 unterscheide

sich von der Lehre der K13 lediglich dadurch, dass es sich bei dem Textil um ein

Gestrick oder Gewirk anstelle eines Gewebes handele. Der Austausch dieser

Materialien beruhe auf keiner erfinderischen Leistung. Vor dem Hintergrund der

K11 sei insbesondere bei Anspruch 26 ferner zu beachten, dass der Fachmann

nach dem Stand der Technik dieser Druckschrift zwanglos habe entnehmen kön-

nen, dass im Wesentlichen das gesamte Schuhoberteil erhitzt worden sei. Ferner

- 8 -

seien die Druckschriften K16, K17, K18 und K22 als nächstkommender Stand der

Technik zu beachten. Daneben seien auch die Merkmale der restlichen Patentan-

sprüche aus dem Stand der Technik zumindest nahegelegt.

Der Senat hatte zur Vorbereitung der am 26. Juni 2014 durchgeführten mündli-

chen Verhandlung mit Zwischenbescheid vom 5. März 2014 einen qualifizierten

Hinweis (§ 83 Abs. 1 PatG) erteilt und die Parteien zur Äußerung und abschlie-

ßenden Stellungnahme aufgefordert. Im Zwischenbescheid kommt die vorläufigen

Auffassung des Senats zum Ausdruck, dass die Patentfähigkeit der Gegenstände

der neuen Patentansprüche 1, 14 und 26 - deren Zulässigkeit unterstellt

– vor dem

Hintergrund der Entgegenhaltungen K11 und K16 nicht ohne weiteres bejaht wer-

den könne. Zum weiteren Inhalt des qualifizierten Hinweises wird auf Bl. 243 - 255

d. A. Bezug genommen.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent EP 1 571 938 mit Wirkung für das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent eine der Fassungen der

Hilfsanträge 1 bis 8 zu geben, vorgelegt in der mündlichen Ver-

handlung;

weiter hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent eine der Fassun-

gen der Hilfsanträge 1 bis 99 gemäß Buchstabe b) oder

weiter hilfsweise gemäß Buchstabe c) zu geben,

die jeweils mit Schriftsatz vom 9. Mai 2014 vorgelegt worden sind.

- 9 -

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Der

Gegenstand des Streitpatents sei patentfähig, jedenfalls in der Fassung der Hilfs-

anträge. Der Stand der Technik der K11, K16 und K17 werde vom Fachmann

nicht herangezogen. Die äußerst lange Stagnation im Bereich der Entwicklung ge-

strickter Schuhoberteile von mindestens 40 Jahre zeige, dass diese Technik von

den Fachkreisen abschließend als unbrauchbar angesehen worden sei. Selbst

wenn der Stand der Technik gemäß der K11, K16 und K17 vom Fachmann heran-

gezogen worden wäre, würde dieser Stand der Technik den Gegenstand des

Streitpatents weder neuheitsschädlich vorwegnehmen noch diesen nahelegen.

Eine unzulässige Erweiterung liege weder bei den Patentansprüchen nach Haupt-

antrag noch bei denen der Hilfsanträge vor.

Die Patentansprüche nach den Hilfsanträgen der Beklagten, die diese in der

mündlichen Verhandlung vom 26. Juni 2014 überreicht hat, betreffen im Einzelnen

folgende Gegenstände:

Hilfsantrag 1

Die Patentansprüche 1 bis 30 in der Fassung des Hilfsantrags 1 lauten (mit mar-

kierten Änderungen gegenüber den Patentansprüchen in der der geltenden be-

schränkten Fassung):

Fußbekleidungsartikel (100), mit einer Sohlenstruktur (110)

und einem an der Sohlenstruktur befestigten gestrickten

Oberteil (120), wobei das gestrickte Oberteil im Wesentlichen

aus einer Textilie gebildet ist, die zumindest einen äußeren

Bereich des gestrickten Oberteils bildet, wobei die Textile

Folgendes aufweist:

einen verklebten Bereich (132-136) der Textilie (130), wobei

der verklebte Bereich zumindest teilweise aus mehreren

ersten Strängen und mehreren zweiten Strängen gebildet ist,

wobei die ersten Stränge aus einem ersten thermoplastischen

- 10 -

Polymermaterial gebildet und die ersten Stränge in dem ver-

klebten Bereich mit den zweiten Strängen verklebt sind, sowie

einen nicht verklebten Bereich (131) der Textilie, wobei die

ersten Stränge in dem nicht verklebten Bereich nicht mit den

zweiten Strängen verklebt sind,

bei dem die Textilie (130) aus maschinell verarbeiteten Gar-

nen (146) gebildet ist, wobei die ersten Stränge und die

zweiten Stränge in den Garnen aufgenommen sind, und

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144)

eine erste Schmelztemperatur hat und bei dem die ersten

Stränge der Textilie (130) ein zweites thermoplastisches Ma-

terial (145) mit einer zweiten Schmelztemperatur umfassen,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Tex-

tilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Kompo-

nenten eingearbeitet werden müssen.

Artikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der verklebte Be-

reich (132-136) an den nicht verklebten Bereich (131) an-

grenzt und der verklebte Bereich und der nicht verklebte Be-

reich jeweils an einer Außenfläche des Oberteils (120) liegen,

so dass sowohl der verklebte als auch der nicht verklebte Be-

reich freiliegen.

Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem das

erste thermoplastische Polymermaterial das einzige thermo-

plastische Polymermaterial (142) in der Textilie 130) ist.

Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem das

erste thermoplastische Polymermaterial (144) einen zentralen

Bereich der ersten Stränge bildet und das zweite thermoplasti-

sche Material (145) den zentralen Bereich umgibt.

- 11 -

Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 4, bei dem die

erste Schmelztemperatur so ausgewählt ist, dass sie höher ist

als die zweite Schmelztemperatur.

Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem die

zweiten Stränge aus einem nicht schmelzenden Material be-

stehen.

Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem das

Oberteil (120) so gestrickt ist, dass die Textilie (130) eine

schlauchförmige Struktur bildet.

Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 2, beidem das

Oberteil (120) mittels einer Strickmaschine so gestrickt ist,

dass die Textilie (130) eine schlauchförmige Struktur bildet.

Fußbekleidungsartikel (100) nach Anspruch 1, bei dem der

verklebte Bereich (132-136) angrenzend an eine Fußgelen-

köffnung des Oberteils (120) angeordnet ist.

10.

verklebte Bereich (132-136) an einem Fersenabschnitt des

11.

verklebte Bereich (132-136) auf einer Seite des Ober-

12.

verklebte Bereich (132-136) an einem Spannabschnitt des

- 12 -

13.

verklebte Bereich (132-136) an einem Zehenabschnitt des

14.

für einen Fußbekleidungsartikel (100), wobei das Verfahren

Vorsehen mehrerer Stränge, wobei zumindest ein erster Anteil

der Stränge mindestens ein erstes thermoplastisches Poly-

mermaterial umfasst;

Einarbeiten der Stränge in eine Textilie (130), die im We-

sentlichen das gestrickte Oberteil bildet; und

Ausbilden eines verklebten Bereichs (132-136) der Textilie,

indem zumindest der erste Anteil der Stränge lediglich an

ausgewählten Stellen des gestrickten Oberteils mit einem

zweiten Anteil der Stränge verklebt wird,

während der erste Anteil und der zweite Anteil an anderen,

nicht ausgewählten Stellen des Oberteils nicht verklebt wer-

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden zumindest

eines äußeren Bereichs des gestrickten Oberteils (120) aus

der Textilie (130) umfasst und

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144)

eine erste Schmelztemperatur hat; und

Einarbeiten eines zweiten thermoplastischen Materials (145)

mit einer zweiten Schmelztemperatur in die Textilie (130),

wobei das zweite thermoplastische Material in dem ersten

Anteil der Stränge umfasst ist,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Texti-

lie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Kompo-

nenten eingearbeitet werden müssen.

- 13 -

15.

hens das Anordnen des ersten thermoplastischen Polymer-

materials (144) in einem zentralen Bereich des ersten Anteils

der Stränge und das Anordnen des zweiten thermoplasti-

schen Materials (145) um den zentralen Bereich herum um-

fasst.

16.

hens das Auswählen des ersten thermoplastischen Polymer-

materials (144) umfasst, derart, dass es eine höhere

Schmelztemperatur hat als das zweite thermoplastische Po-

lymermaterial (145).

17.

hens das Auswählen des zweiten Anteils der Stränge um-

fasst, derart, dass es sich um ein nicht schmelzendes Mate-

rial handelt.

18.

beitens das Stricken einer schlauchförmigen Struktur mit ei-

ner Strickmaschine umfasst, die zumindest teilweise aus dem

ersten Anteil der Stränge und dem zweiten Anteil der Stränge

gebildetes Garn (146) maschinell verarbeitet.

19.

dens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) an-

grenzend an eine Fußgelenköffnung (121) des Ober-

teils (120) umfasst.

- 14 -

20.

dens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) an

einem Fersenabschnitt des Oberteils (120) umfasst.

21.

dens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) auf

einer Seite des Oberteils (120) umfasst.

22.

dens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) an

einem Spannabschnitt des Oberteils (120) umfasst.

23.

dens das Anordnen des verklebten Bereichs (132-136) an

einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) umfasst.

24.

beitens das Anordnen des ersten Anteils der Stränge im We-

sentlichen über die gesamte Textilie (130) umfasst.

25.

dens das Erwärmen besonderer Bereiche der Textilie (130)

umfasst.

26.

für einen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren

folgende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Ober-

teils (120) aus einer Textilie (130),

- 15 -

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem

schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des

gestrickten Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den

mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angren-

zenden Strang zu verkleben und die separaten und getrenn-

ten verklebten Bereiche des Oberteils zu bilden,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Texti-

lie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) um-

fasst, welches den mindestens einen schmelzbaren Strang

aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs ledig-

lich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Texti-

lie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Kompo-

nenten eingearbeitet werden müssen.

27.

beitens das Auswählen des Garns (146) umfasst, derart, dass

es vollständig aus schmelzbaren Strängen gebildet ist.

28.

mens das Eintauchen des Oberteils (120) in eine Flüssigkeit

mit einer Temperatur über der Schmelztemperatur des min-

29.

beitens das Stricken einer insgesamt schlauchförmigen

Struktur mittels einer Strickmaschine umfasst, die das

30.

verklebte Bereich (132-136) mehrere separate und getrennte

- 16 -

Hilfsantrag 2

Der Hilfsantrag 2 umfasst nur einen einzigen Patentanspruch. Dieser entspricht

der Fassung des Verfahrensanspruchs 26 nach Hauptantrag in der deutschen

Übersetzung. Hinsichtlich des Wortlauts des Patentanspruchs wird auf die neue

Hilfsantrag 3

Der Hilfsantrag 3 umfasst ebenfalls nur einen Patentanspruch. Es handelt sich

hierbei um eine beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorste-

henden Hilfsantrag 2, der (mit markierten Änderungen) folgenden Wortlaut hat:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für ei-

nen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende

Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120)

aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzba-

ren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten

Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den min-

destens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden

Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten

Bereiche des Oberteils zu bilden, wobei ein verklebter Be-

reich (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120), ein

verklebter Bereich (132-136) auf einer Seite des Oberteils (120)

und ein verklebter Bereich (132-136) an einem Zehenabschnitt

des Oberteils (120) angeordnet ist,

- 17 -

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Texti-

lie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in

ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie

Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten ein-

gearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 4

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 4 handelt es sich um eine be-

schränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden Hilfsantrag 2,

der (mit markierten Änderungen) folgenden Wortlaut hat:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für ei-

nen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende

Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120)

aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzba-

ren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten

Oberteils, wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes ther-

moplastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und

ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten

Schmelztemperatur umfasst;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den min-

destens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden

Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten

Bereiche des Oberteils zu bilden,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Texti-

lie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

- 18 -

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in

ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie

Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten ein-

gearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 5

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 5 handelt es sich ebenfalls um

eine weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden

Hilfsantrag 2. Er enthält die gleichen (wiederum markierten) Änderungen wie der

Patentanspruch nach dem vorstehenden Hilfsantrag 4, wobei er nunmehr auf ei-

nen

„Sportfußbekleidungsartikel“ gerichtet ist. Er hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für ei-

nen Sportfußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren fol-

gende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120)

aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzba-

ren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten

Oberteils, wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes ther-

moplastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und

ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten

Schmelztemperatur umfasst;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den min-

destens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden

Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten

Bereiche des Oberteils zu bilden,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Texti-

lie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

- 19 -

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in

ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie

Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten ein-

gearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 6

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 6 handelt es sich ebenfalls um

eine weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden

Hilfsantrag 2. Sein Wortlaut (mit markierten Änderungen) ist:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für ei-

nen Fußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren folgende

Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120)

aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzba-

ren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten

Oberteils, wobei die separaten und getrennten verklebten Berei-

che (132-136) so angeordnet werden, dass ein verklebter Be-

reich (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120) an-

geordnet ist und ein verklebter Bereich (132-136) auf einer Seite

des Oberteils (120) angeordnet ist und ein verklebter Be-

reich (132-136) an einem Zehenabschnitt des Oberteils (120) an-

geordnet ist;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den min-

destens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden

Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten

Bereiche des Oberteils zu bilden, wobei unterschiedliche Tempe-

- 20 -

raturen angewendet werden, um unterschiedliche Verklebungs-

grade der verklebten Bereiche zu erhalten,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Texti-

lie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in

ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie

Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten ein-

gearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 7

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 7 handelt es sich wiederum um

eine weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden

Hilfsantrag 2. Er enthält die gleichen (wiederum markierten) Änderungen wie der

Patentanspruch nach dem vorstehenden Hilfsantrag 3, wobei er nunmehr auf ei-

nen „Sportfußbekleidungsartikel“ gerichtet ist. Er hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für ei-

nen Sportfußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren fol-

gende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120)

aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzba-

ren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten

Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den min-

destens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden

Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten

Bereiche des Oberteils zu bilden, wobei ein verklebter Be-

- 21 -

reich (132-136) an einem Fersenabschnitt des Oberteils (120), ein

verklebter Bereich (132-136) auf einer Seite des Oberteils (120)

und ein verklebter Bereich (132-136) an einem Zehenabschnitt

des Oberteils (120) angeordnet ist,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Texti-

lie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in

ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie

Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten ein-

gearbeitet werden müssen.

Hilfsantrag 8

Bei dem einzigen Patentanspruch des Hilfsantrags 8 handelt es sich auch um eine

weiter beschränkte Fassung des Patentanspruchs gemäß dem vorstehenden

Hilfsantrag 2. Sein Wortlaut ist (mit markierten Änderungen):

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120) für ei-

nen Sportfußbekleidungsartikel (120), wobei das Verfahren fol-

gende Schritte umfasst:

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Oberteils (120)

aus einer Textilie (130),

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem schmelzba-

ren Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten

Oberteils;

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um den min-

destens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzenden

Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten

Bereiche des Oberteils zu bilden,

- 22 -

wobei ein verklebter Bereich (133) so an einem Fersenabschnitt

des Oberteils (120) angeordnet ist, dass er um den Fersenab-

schnitt herum läuft, um die Ferse des Trägers wirksam zu umfas-

sen,

ein verklebter Bereich (134) auf einer Seite des Oberteils (120) so

angeordnet ist, dass der verklebte Bereich horizontal oder longitu-

dinal auf der lateralen Seite des Oberteils (120) verläuft,

ein verklebter Bereich (136) an einem Spannabschnitt des Ober-

teils (120) so angeordnet ist, dass er am medialen Rand (124a)

und lateralen Rand (124b) verläuft und Öffnungen (123) umfasst,

um ein Schnürsystem mit Schnürsenkel (122) auszubilden und der

Schnürsenkel durch die Öffnungen (123) und über einen Abstand,

der zwischen dem medialen Rand (123a) und dem lateralen

Rand (124b) gebildet ist, gefädelt wird,

und ein verklebter Bereich (135) an einem Zehenabschnitt des

Oberteils (120) angeordnet ist,

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der Texti-

lie (130) durch maschinelles Verarbeiten von Garn (146) umfasst,

welches den mindestens einen schmelzbaren Strang aufweist, und

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs lediglich in

ausgewählten Bereichen des gestrickten Oberteils,

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie

Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche Komponenten ein-

gearbeitet werden müssen.

Hilfsanträgen 1 bis 99

gemäß Buchstabe b) und Buchstaben c)

der Beklagten vom 9. Mai 2014, Bl. 307 ff. d. A., sowie auf Bl. 355 - 875 d. A.

(„HA 1“ bis „HA 99“) Bezug genommen.

- 23 -

Die Klägerin hat gegenüber den in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Hilfs-

anträgen der Beklagten eine verspätete Vorlage gerügt. Der Senat hat daraufhin in

der mündlichen Verhandlung beschlossen, dass eine Entscheidung gemäß § 94

Abs. 1 Satz 4 PatG an Verkündungs Statt zugestellt wird; die Klägerin hat hierbei

eine Schriftsatzfrist nach §§ 99 Abs. 1 PatG, 283 ZPO zur Stellungnahme zu den

der

mündlichen

Verhandlung

eingereichten

Hilfsanträgen

bis

zum

15. September 2014 und die Beklagte im Anschluss hieran eine Erwiderungsfrist

bis 17. Oktober 2014 eingeräumt bekommen.

Die

Klägerin

und

die

Beklagte

haben

sich

mit

Schriftsätzen

vom

15. September 2014 bzw. 17. Oktober 2014 geäußert. Die Klägerin hat auf den

Schriftsatz der Beklagten mit Eingabe vom 24. Oktober 2014 erwidert. Hierauf hat

die Beklagte mit Telefax vom 3. November 2014, dem Senat vorgelegt am

4. November 2014, einen weiteren Schriftsatz eingereicht, auf den die Klägerin ih-

rerseits mit Schriftsatz vom 6. November 2014 reagiert hat.

Der Senat hat in der Sitzung vom 30. Oktober 2014 die sich aus dem Tenor erge-

bende Entscheidung getroffen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgründe

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgründe einer unzulässigen Erweiterung nach Ar-

tikel 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ i. V. m. Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG und einer

fehlenden Patentfähigkeit nach Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138

Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPÜ geltend

gemacht werden, ist zulässig.

Die Klage ist auch begründet. Denn das Streitpatent erweist sich sowohl in der

geänderten hier zu Grunde zu legenden Fassung, die es durch das europäische

Beschränkungsverfahren erhalten hat, als auch in der Fassung der Hilfsanträge

- 24 -

nicht als patentfähig. Für den Fachmann ist die darin beanspruchte Lehre durch

den Stand der Technik jedenfalls nahegelegt (Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 Int-

PatÜG, Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Artikel 56 EPÜ).

träge waren trotz der Rüge der Klägerin nicht als verspätet zurückzuweisen. Die

durch das 2009 in Kraft getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz (PatR-

ModG) erfolgte Neufassung des § 83 PatG und die damit in das Nichtigkeitsver-

fahren eingeführten Präklusionsregelungen sehen zwar grundsätzlich die Möglich-

keit vor, verspätetes Vorbringen zurückzuweisen. Hierfür ist es aber stets erforder-

lich, dass dieser Vortrag tatsächliche oder rechtliche Fragen aufkommen lässt, die

in der mündlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand

zu klären sind (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung

und Modernisierung des Patentrechts, BlPMZ 2009, 307, 315). Kann das an sich

verspätete Vorbringen dagegen noch ohne weiteres in die mündliche Verhandlung

einbezogen werden, ohne dass es zu einer Verfahrensverzögerung kommt, liegen

die Voraussetzungen für eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4 PatG nicht vor. So

liegt der Fall hier, weil das Streitpatent auch in den beschränkt verteidigten An-

spruchsfassungen nach den Hilfsanträgen für nichtig zu erklären ist und die Be-

rücksichtigung dieser Hilfsanträge, zu denen die Parteien verhandelt haben und

ihnen die Einreichung von Schriftsätzen nachgelassen worden sind, auch zu kei-

ner Verzögerung des Rechtsstreits geführt hat.

Die Klägerin geht auch insoweit fehl, als sie die Unzulässigkeit der Hilfsanträge

der Beklagten aus einem Verstoß gegen die allgemeine Prozessförderungspflicht

durch die Beklagte ableitet. Zutreffend ist zwar, dass die enorme Anzahl der An-

träge und auch die Art der Antragstellung, die z. B. zur Mehrfachstellung gleicher

Anträge geführt hat, keiner sorgfältigen und auf Förderung des Verfahrens be-

dachten Prozessführung im Sinne von § 282 Abs. 2 ZPO entspricht. Die Nichtbe-

- 25 -

achtung der allgemeinen Prozessförderungspflicht bleibt jedoch sanktionslos, wie

sich aus der Regelung des § 296 Abs. 2 ZPO ergibt.

Soweit die Beklagte ein verspätetes Vorbringen der Klägerin hinsichtlich der Ent-

K29

dass die Klägerin diese Druckschrift im nachgelassenen Schriftsatz vom

15. September 2014 genannt hat, weshalb die Berufung hierauf rechtzeitig erfolgt

17. Oktober 2012 in das Verfahren eingeführt.

sie sich am Ende der mündlichen Verhandlung am 26. Juni 2014 dargestellt hat.

Die Parteien haben von der ihnen mit Beschluss vom 26. Juni 2014 über die Zu-

stellung einer Entscheidung an Verkündungs Statt eingeräumten Möglichkeit,

Schriftsätze nach Schluss der mündlichen Verhandlung einzureichen, Gebrauch

gemacht. Die Klägerin hat zu den zahlreichen Hilfsanträgen der Beklagten mit

Schriftsatz vom 15. September 2014 Stellung genommen, die Beklagte hat da-

raufhin mit Schriftsatz vom 17. Oktober 2014 erwidert. Dieser nachgelassene Vor-

trag ist in die Entscheidung einzubeziehen.

Eine Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung war durch den Inhalt dieser

Schriftsätze allerdings nicht veranlasst, weil er für die in der Sitzung des Senats

vom 30. Oktober 2014 getroffene Entscheidung nicht ausschlaggebend war oder

eine andere Bewertung der vorgebrachten Tatsachen hätte rechtfertigen können.

Soweit die Beklagte moniert, die Klägerin habe im Wege der Klageänderung den

Nichtigkeitsgrund der mangelnden Klarheit (vgl. Schriftsatz vom 17. Oktober 2014)

bzw. der mangelnden Ausführbarkeit (vgl. Schriftsatz vom 3. November 2014) er-

hoben, weshalb die mündliche Verhandlung wieder eröffnet werden müsse, ist

festzustellen, dass der Katalog der Nichtigkeitsgründe nach § 81 i. V. m § 22

Abs. 1, 21 Abs. 1 PatG abschließend ist, auch soweit ein mit Wirkung für das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteiltes europäisches Patent betrof-

fen ist (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 21, Rdnrn. 24, 25 m. w. N.;

- 26 -

Schulte/Voit, PatG, 9. Aufl., § 81, Rdnr. 80). Abgesehen davon betrifft dies die

Frage der Zulässigkeit der Patentansprüche nach den Hilfsanträgen, über die der

Senat von Amts wegen zu entscheiden hat.

Die Beklagte kann zudem nicht verlangen, dass andere Hilfsanträge oder geän-

derte Fassungen von Hilfsanträgen als die, die sie in der mündlichen Verhandlung

gestellt hat, berücksichtigt werden. Dies betrifft auch die Berücksichtigungsrei-

henfolge der Hilfsanträge, die nach ihrer Eingabe vom 17. Oktober 2014 offenbar

eine andere als die in der mündlichen Verhandlung beantragte, dort z. B. HA 1,

HA 58b, HA 2 usw., sein soll. Die Möglichkeit zur Stellungnahme, die der Beklag-

ten mit dem nachgelassenen Schriftsatz zur Erwiderung auf den nachgelassenen

Schriftsatz der Klägerin eingeräumt worden ist, betrifft allein die Stellungnahme

auf den Schriftsatz der Klägerin vom 15. September 2014 und ist nicht geeignet,

den Vortrag in der mündlichen Verhandlung zu ergänzen oder weitere Anträge zu

stellen. Auch die Entscheidung im Falle einer beschlossenen Zustellung an Ver-

kündungs Statt gemäß § 94 Abs. 1 Satz 4 PatG ergeht auf Grund der mündlichen

Verhandlung und der dort gestellten Anträge (vgl. Schulte/, PatG, 9. Aufl.,

§ 94 Rn. 12). Letztlich kommt es hierauf aber nicht an, da sich das Streitpatent in

keiner der verteidigten Fassungen als rechtsbeständig erweist.

den und Fasern enthält, die aus einem schmelzbaren Material bestehen, vgl.

Abs. [0001].

Laut Abs. [0002] bestehen herkömmliche Schuhe aus einem Obermaterial und ei-

ner Sohle, die am Obermaterial befestigt ist. Das für die Obermaterialen gewählte

Material ist je nach Art der Schuhe unterschiedlich, grundsätzlich beinhalten sie

textiles Material. Sportschuhe beispielsweise enthalten oft Obermaterialien aus

Textil, die mit einer geschäumten Schicht vernäht oder verklebt sind.

Das textile Material kann nach Abs. [0005] und [0006] auf verschiedene Weise

hergestellt werden, wozu Weben, Flechten, Stricken und Wirken gehören.

- 27 -

Die in Schuhoberteilen verwendeten Textilien bieten in der Regel eine leichte luft-

durchlässige Struktur, die den Fuß flexibel und komfortabel hält. Um der Fußbe-

kleidung andere Eigenschaften, einschließlich Dauerhaftigkeit und Streckfestigkeit

zu verleihen, werden zusätzliche Materialien, die üblicherweise in Kombination mit

dem Textil verwendet werden, eingesetzt (Abs. [0008]).

Die Verwendung verschiedener Materialien, die dem Schuh bestimmte Eigen-

schaften verleihen sollen, ist sowohl aus Gründen der Beschaffung als auch aus

Fertigungsgründen problematisch. Unterschiedliche Materialien können auch die

Atmungsaktivität beeinträchtigen (Abs. [0009] und [0010]).

den.

kel an mit den Merkmalen

1.1

Fußbekleidungsartikel (100), mit einer Sohlenstruktur (110)

und einem an der Sohlenstruktur befestigten gestrickten

Oberteil (120), wobei das gestrickte Oberteil im Wesentli-

chen aus einer Textilie gebildet ist, die zumindest einen äu-

ßeren Bereich des gestrickten Oberteils bildet, wobei die

Textile Folgendes aufweist:

1.2

einen verklebten Bereich (132-136) der Textilie (130),

1.3

wobei der verklebte Bereich zumindest teilweise aus mehre-

ren ersten Strängen und mehreren zweiten Strängen gebil-

det ist,

1.4

wobei die ersten Stränge aus einem ersten thermoplasti-

schen Polymermaterial gebildet

1.5

und die ersten Stränge in dem verklebten Bereich mit den

zweiten Strängen verklebt sind,

1.6

sowie einen nicht verklebten Bereich (131) der Textilie, wo-

- 28 -

Patentanspruch 14 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines

gestrickten Oberteils mit den Merkmalen

14.1

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils (120)

für einen Fußbekleidungsartikel (100), wobei das Verfahren

folgende Schritte umfasst:

14.2

Vorsehen mehrerer Stränge,

14.3

wobei zumindest ein erster Anteil der Stränge mindestens

ein erstes thermoplastisches Polymermaterial umfasst;

14.4

Einarbeiten der Stränge in eine Textilie (130), die im We-

sentlichen das gestrickte Oberteil bildet;

14.5

und Ausbilden eines verklebten Bereichs (132-136) der

Textilie,

14.6

indem zumindest der erste Anteil der Stränge lediglich an

ausgewählten Stellen des gestrickten Oberteils mit

einem zweiten Anteil der Stränge verklebt wird,

14.7

während der erste Anteil und der zweite Anteil an anderen,

nicht ausgewählten Stellen des Oberteils nicht verklebt wer-

den,

bei die ersten Stränge in dem nicht verklebten Bereich nicht

mit den zweiten Strängen verklebt sind,

1.7

bei dem die Textilie (130) aus maschinell verarbeiteten Gar-

nen (146) gebildet ist, wobei die ersten Stränge und die

zweiten Stränge in den Garnen aufgenommen sind, und

1.8

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144)

eine erste Schmelztemperatur hat und bei dem die Texti-

lie (130) ein zweites thermoplastisches Material (145) mit ei-

ner zweiten Schmelztemperatur umfasst,

1.9

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der

Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche

Komponenten eingearbeitet werden müssen.

- 29 -

14.8

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden zumin-

dest eines äußeren Bereichs des gestrickten

Oberteils (120) aus der Textilie (130) umfasst und

14.9

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial (144)

eine erste Schmelztemperatur hat; und Einarbeiten eines

zweiten thermoplastischen Materials (145) mit einer zweiten

Schmelztemperatur in die Textilie (130),

14.10

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der

Textilie Stabilität verliehen wird, ohne dass zusätzliche

Komponenten eingearbeitet werden müssen.

Und Patentanspruch 26 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zur Herstellung

eines gestrickten Oberteils mit den Merkmalen

26.1

Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Ober-

teils (120)für einen Fußbekleidungsartikel (120),

wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

26.2

Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des Ober-

teils (120) aus einer Textilie (130),

26.3

Einarbeiten eines Garns (146) mit mindestens einem

schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche

des gestrickten Oberteils;

26.4

Erwärmen im Wesentlichen des gesamten Oberteils, um

den mindestens einen schmelzbaren

Strang mit einem angrenzenden Strang zu verkleben und

die separaten und getrennten verklebten Bereiche des

Oberteils zu bilden,

26.5

bei dem der Schritt des Einarbeitens das Ausbilden der

Textilie (130)

durch

maschinelles

Verarbeiten

von

Garn (146) umfasst, welches den mindestens einen

schmelzbaren Strang aufweist, und

26.6

Anordnen des mindestens einen schmelzbaren Strangs

- 30 -

lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Ober-

teils,

26.7

so dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der

Textilie Stabilität verliehen wird, ohne

dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müs-

sen.

Fachmann

ist

ein

Fachhochschulingenieur

der

Fachrichtung

Lederverarbeitung und Schuhtechnik mit mehrjähriger Erfahrung in der Herstel-

lung und Entwicklung von Schuhen anzusehen, der gegebenenfalls einen Fach-

hochschulingenieur der Fachrichtung Textiltechnik zu Rate zieht.

II.

Zum Hauptantrag

Anspruch 1:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 geht über den Inhalt der Ursprungsanmeldung

hinaus. Das Merkmal 1.8 ist ursprünglich nicht offenbart.

1.1

Schmelztemperatur, und das Textil umfasst ein zweites thermoplastisches Mate-

rial mit einer zweiten Schmelztemperatur. Nach Merkmal 1.4 sind die ersten

Stränge aus einem ersten thermoplastischen Polymermaterial gebildet. In welcher

Weise das zweite thermoplastische Material vorliegt, bleibt offen. Ursprünglich of-

fenbart ist lediglich, dass die ersten Stränge auch das zweite thermoplastische

Material beinhalten (Anspruch 5 der WO 2004/060093 A1).

Dies kann jedoch, wie auch die übrigen Bedenken der Klägerin bezüglich der Zu-

lässigkeit, dahinstehen, da von diesen formalen Gründen abgesehen der Fußbe-

kleidungsartikel gemäß dem geltenden Anspruch 1 nach dem Hauptantrag dem

K11

- 31 -

1.2

spruch 1 sowohl gestrickte als auch gewirkte Oberteile

(„knit upper“), und die

Verfahren nach den Ansprüchen 14 und 26 betreffen sowohl die Herstellung von

gestrickten als auch die von gewirkten Oberteilen.

Unter dem Begriff „fused“ ist eine Verklebung mit Schmelzklebefasern zu verste-

hen, die durch Schmelzen eine Verbindung zu anderen Fasern herstellen.

Das Merkmal, wonach die Textilie aus maschinell verarbeiteten Garnen gebildet

ist, bezieht sich nach Absatz 0048 i. V. m. Fig. 3B bis 3D auf das Herstellen von

textilen Flächengebilden aus Garnen.

Als Ausgangspunkt für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit sieht der Senat

K11

Technik betreffe, den der Fachmann aufgrund des Alters der Druckschrift nicht

mehr in Betracht zöge. Hierzu hat sie auf die Entscheidung BGH GRUR 2010, 992

„Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit nach langer Stagnation des Stands

der Technik

“ hingewiesen. Dort werde ausgesagt, wenn der Stand der Technik vor

dem Prioritätstag einer neuen Erfindung über lange Zeit stagniere, sei es eine

Frage der Umstände des Einzelfalls, ob dies darauf hindeutet, dass die neue Er-

findung dem Fachmann durch den Stand der Technik nicht nahegelegt gewesen

sei. In ihrer Eingabe vom 17. Oktober 2014 verweist sie hierbei besonders auf die

Vorbehalte bei der Herstellung gestrickter Fußballschuhe. Aus diesem Grund

K11

der Senat zusätzlich berücksichtigt, nicht in Betracht ziehen.

Der Auffassung der Patentinhaberin folgt der Senat nicht. Es mag zutreffen, dass

bei der Herstellung von Schuhen, insbesondere bei der Herstellung von Sport-

schuhen, kurze Entwicklungszeiten die Regel sind. Es trifft jedoch nicht zu, dass

die Entwicklung bei der Herstellung von Schuhen lange Zeit stagniert hat. Das Be-

dürfnis, andere Materialien als Leder für das Obermaterial einzusetzen, ist nicht

nur eine auf Mangel an Leder in der Nachkriegszeit beschränkte Entwicklung. Ge-

rade bei Sportschuhen- dieser Begriff umfasst nicht nur Fußballschuhe - ist in den

letzten Jahrzehnten ein Trend zu textilen Obermaterialien zu erkennen, da bei-

spielsweise bei Joggingschuhen die Nachfragevorhanden ist, stabile und trotzdem

- 32 -

leichte Schuhe zu Verfügung zu stellen. Folglich bestand für den Fachmann hin-

reichender Anlass, sich im älteren Stand der Technik umzusehen.

1.3

K11

kannt (Anspruch 1), wobei es dem Fachmann geläufig ist, Schuhoberteile an

Sohlen zu befestigen. Da Schuhoberteile einen äußeren Bereich eines Schuhs

K11

tilie gebildet und bildet zumindest einen äußeren Bereich des gewirkten Oberteils

(Merkmal 1.1).

Selbst wenn man aus der deutschen Fassung eine Einschränkung auf ein ge-

stricktes Oberteil ableitete, ließe sich damit die erfinderische Tätigkeit nicht be-

gründen. Dem Fachmann sind die verschiedenen zur Fertigung von Schuhober-

teilen verwendbaren Textilien und deren Eigenschaften bekannt. Zum druck-

K11

verwiesen. Eine geeignete Textilie, beispielsweise eine gestrickte Textile, zu ver-

wenden, weil sie besonders stabil oder besonders elastisch ist, ist demnach eine

fachmännische Auswahl.

Das Merkmal 1.2, wonach die Textilie einen verklebten Bereich aufweist, ist aus

K11

Teilen, die z. B. für die Fersen- oder Zehenkappe verwendet werden, an örtlich

begrenzten Stellen eine an sich bekannte Warmbehandlung durchgeführt wird,

womit eine entsprechende Härtung erreicht wird (vgl. Sp. 1, Z. 52 - 55) . Die Wär-

mebehandlung wird in Sp. 1, Z. 11 - 17 erläutert. Danach verschmelzen Schuss-

und Kettenfäden thermoplastisch miteinander, wobei es möglich ist, dass sowohl

der Schuss- als auch der Kettfaden oder nur einer der beiden Fäden thermoplas-

tisch ist und durch Verschmelzung und anschließende Härtung mit dem anderen

Faden ein Gewebe entsteht, welches hart ist. Folglich wird durch das Verschmel-

zen der thermoplastischen Fasern eine Verbindung zu anderen Fasern hergestellt

- 33 -

(siehe Auslegung von „fused“), die zu einer Härtung und Verfestigung der ver-

klebten Bereiche der Textilie führt.

Da entweder beide Fäden oder auch nur einer der beiden Fäden, die verklebt

werden, thermoplastisch sein können, sind auch die Merkmale 1.3 bis 1.5 be-

kannt, wonach der verklebte Bereich zumindest teilweise aus mehreren ersten

Strängen und mehreren zweiten Strängen gebildet ist, wobei die ersten Stränge

aus einem ersten thermoplastischen Polymermaterial gebildet und die ersten

Stränge in dem verklebten Bereich mit den zweiten Strängen verklebt sind.

K11

Teile z. B. für die Fersen oder Zehenkappe verwendet werden, an örtlich be-

grenzten Stellen eine Warmbehandlung durchgeführt wird, womit die entspre-

chende Härtung erreicht wird. Daraus ergibt sich, dass nur bestimmte Teile oder

Bereiche verklebt werden und dass zwangsläufig auch ein nicht verklebter Bereich

der Textilie erzeugt wird. Dass hierbei die ersten Stränge in dem nicht verklebten

Bereich nicht mit den zweiten Strängen verklebt sind, ist selbstverständlich

(Merkmal 1.6).

K11

verarbeiteten Garnen gebildet, nämlich durch Weben oder Wirken (Sp. 1, Z. 20),

wobei die ersten Stränge und die zweiten Stränge in den Garnen aufgenommen

sind (Sp. 1, Z. 32 - 37; Mischfäden) (Merkmal 1.7).

Auch dort verleihen die verklebten Bereiche der Textilie dem Oberteil ohne zu-

sätzlich eingearbeitete Komponenten Stabilität, denn die Teile des Schuhs werden

durch Wärmebehandlung verfestigt (Sp. 1, Z. 49 - 54;

„Härtung“), welche übli-

cherweise bei Schuhen durch zusätzliche Komponenten verstärkt werden wie der

Zehen- und Fersenbereich (Merkmal 1.9).

Da die dort verwendeten PVC-Fasern einen (ersten) Schmelzpunkt aufweisen,

K11

- 34 -

K11

Schuhoberteils, sondern nur die Herstellung von Teilen von Schuhoberteilen. Der

in Sp. 1, Z. 18 - 24, aufgezeigte Nachteil des Standes der Technik, wonach es

aufwendig sei, die klebenden Fäden nur an bestimmten Stellen im Textil einzu-

K11

zu verstärkenden Stellen eingesetzt und die Fasern nur an den zu verstärkenden

Stellen verklebt werden sollen. Sp. 1, Z. 49 - 55, gibt zu verstehen, dass die Texti-

lie - wie Leder - erst zuzuschneiden ist. Erst dann ist zu erkennen, welche Berei-

che der Textilie verfestigt werden müssen, weil sie beispielsweise als Fersenteil

oder Zehenteil dienen sollen.

Der patentgemäße Fußbekleidungsartikel unterscheidet sich somit von diesem

Stand der Technik dadurch, dass die Textilie ein zweites thermoplastisches Mate-

K11

Schuhoberteil aus Mischgarnen mit PVC-Fasern und textilen Fasern hergestellt

wird. Da der Fachmann die verschiedenen Textilfasern und deren Vor- und Nach-

teile kennt, kann es nicht als erfinderisch angesehen werden, hieraus eine ther-

moplastische Faser auszuwählen. Da die PVC-Fasern als Schmelzklebefasern

wirken sollen und die restlichen Fasern üblicherweise ihre Struktur erhalten sollen,

liegt es nahe, das zweite thermoplastische Material mit einer zweiten, höheren

Schmelztemperatur auszuwählen. Folglich ist der geltende Anspruch 1 nicht pa-

tentfähig, weil er nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruht.

Anspruch 14:

Der Gegenstand des Anspruchs 14 geht ebenfalls über den Inhalt der Ursprungs-

anmeldung hinaus.

Die zum Merkmal 1.8 im Anspruch 1 gemachten Ausführungen bezüglich des

zweiten thermoplastischen Materials gelten analog für das Merkmal 14.9.

Davon abgesehen ist auch das Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Ober-

teils für einen Fußbekleidungsartikel nach dem geltenden Anspruch 14 des

- 35 -

K11

nahe gelegt.

Da das Verfahren lediglich die verfahrensmäßige Umsetzung der Merkmale des

Fußbekleidungsartikels nach Anspruch 1 betrifft, wird, um Wiederholungen zu

vermeiden, auf die Ausführungen zum Anspruch 1 verwiesen. Aus den dort dar-

gelegten Gründen ist auch des Gegenstand des Anspruchs 14 nicht patentfähig.

Anspruch 26:

Das Verfahren zur Herstellung eines gestrickten Oberteils für einen Fußbeklei-

dungsartikel gemäß Anspruch 26 nach dem Hauptantrag ist dem Fachmann durch

K11

Mit dem Anspruch 1 i. V. m Sp. 1, Z. 39 bis 54 ist dort auch ein Verfahren zur Her-

stellung eines gewebten oder gewirkten Oberteils für einen Fußbekleidungsartikel

offenbart. Aus welchem Grund es nahe liegt, dass dieses auch aus einem Gestrick

gefertigt werden kann, wird bereits in den obigen Ausführungen zum Anspruch 1

des Streitpatents dargelegt (Merkmal 26.1).

K11

Bereich des Oberteils aus einer Textilie ausgebildet (Merkmal 26.2), und der

Schritt des Einarbeitens umfasst das Ausbilden der Textilie durch maschinelles

Verarbeiten von Garn, nämlich durch Weben, Wirken oder in naheliegender Weise

durch Stricken (vgl. Sp. 1, Z. 20), wobei das Garn mindestens einen schmelzbaren

Strang aufweist (vgl. Anspruch 1) (Merkmal 26.5).

Dass dem Oberteil durch die verklebten Bereiche der Textilie Stabilität verliehen

wird, ohne dass zusätzliche Komponenten eingearbeitet werden müssen, geht

K11

Schuhs durch Wärmebehandlung verfestigt (Sp. 1, Z. 49 -

54; „Härtung“), die übli-

cherweise bei Schuhen durch zusätzliche Komponenten verstärkt werden wie der

Zehen- und Fersenbereich (Merkmal 26.7).

- 36 -

Das patentgemäße Verfahren nach Anspruch 26 unterscheidet sich somit von die-

sem Stand der Technik - erstens - durch das Einarbeiten eines Garns mit min-

destens einem schmelzbaren Strang in separate und getrennte Bereiche des ge-

strickten Oberteils, - zweitens- das Erwärmen im Wesentlichen des gesamten

Oberteils, um den mindestens einen schmelzbaren Strang mit einem angrenzen-

den Strang zu verkleben und die separaten und getrennten verklebten Bereiche

des Oberteils zu bilden und - drittens - das Anordnen des mindestens einen

schmelzbaren Strangs lediglich in ausgewählten Bereichen des gestrickten Ober-

teils.

Der Fachmann erkennt zweifelsohne, dass zur Verklebung bestimmter festgeleg-

ter Bereiche nur drei Möglichkeiten zur Verfügung stehen, nämlich das gesamte

Oberteil mit schmelzbaren Strängen zu versehen und dann die festgelegten Berei-

che einer Wärmebehandlung zu unterziehen, oder die festgelegten Bereiche mit

schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das gesamte Oberteil zu erwär-

men, oder hierbei nur die festgelegten Bereiche einer Wärmebehandlung zu un-

K11

K16

erwärmt werden, um zu vermeiden, dass die Flexibilität und Weichheit der übrigen

Teile verloren geht (S. 1, re. Sp., Z. 1 bis 8). Dies ist, wie die Patentinhaberin aus-

geführt hat, darauf zurückzuführen, dass das Oberteil zum Teil aus elastischen

Fasern besteht, deren Elastizität durch die Wärmebehandlung leiden würde. Der

Fachmann erkennt nun ohne weiteres, dass eine Wärmebehandlung des gesam-

ten Oberteils möglich ist, wenn es aus Fasermaterial gefertigt ist, welches bei ei-

ner Wärmebehandlung nicht geschädigt wird. Die Wärmebehandlung des gesam-

ten Oberteils zum Verkleben bestimmter Bereiche ist zudem weniger aufwändig,

da für die gezielte Erwärmung von bestimmten Bereichen ein an diese Bereiche

angepasstes Werkzeug benötigt wird. Aus den genannten drei Möglichkeiten aus-

zuwählen, ist rein fachmännisches Handeln. Demnach ist auch Anspruch 26 nicht

als patentfähig anzusehen.

- 37 -

III.

Zu den Hilfsanträgen

1.1

sich vom Anspruch 1 gemäß Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal 1.8 nun-

mehr lautet:

bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial eine erste

ersten Stränge der

tilie ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten

Schmelztemperatur umfassen.

K11

material aus Mischfäden herzustellen, welche Textil- und PVC-Fäden, also ther-

moplastische Fäden, enthält, führt diese Änderung nicht zu einem patentfähigen

Gegenstand.

1.2

vom Anspruch 14 gemäß Hauptantrag dadurch, dass das Merkmal 14.4 nunmehr

lautet:

Einarbeiten der Stränge in eine Textilie, die im Wesentlichen das ge-

wobei das zweite thermoplastische Mate-

rial in dem ersten Anteil der Stränge umfasst ist

Inhaltlich entspricht diese Änderung der des Merkmals 1.8 des Anspruchs 1 nach

diesem Hilfsantrag. Zu den Gründen, aus denen heraus die Patentfähigkeit des

- 38 -

Gegenstands des Anspruchs 14 verneint werden muss, kann daher auf die ent-

sprechenden Ausführungen zum Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 verwiesen wer-

den.

1.3.

übereinstimmt, wird zu den Gründen, aus denen heraus der Gegenstand dieses

Anspruchs nicht patentfähig ist, auf die Ausführungen zum Hauptantrag Bezug

genommen.

Der einzige danach geltende Anspruch entspricht dem Anspruch 26 des Hauptan-

trags. Zur Begründung der mangelnden Patentfähigkeit seines Gegenstandes wird

daher auf die Ausführungen zum Hauptantrag verwiesen.

Der zulässige einzige Anspruch nach Hilfsantrag 3 geht ebenfalls zurück auf den

Anspruch 26 gemäß Hauptantrag. Er unterscheidet sich davon durch den Zusatz

im Merkmal 26.4, wonach

ein verklebter Bereich an einem Fersenabschnitt des Oberteils, ein

verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils und ein verklebter

Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist.

Diese Ergänzung begründet ebenfalls noch keine Erfindung.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, ist es an sich bekannt und auch nahelie-

gend, festgelegte Bereiche mit schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das

gesamte Oberteil zu erwärmen. Die Auswahl dieser Bereiche richtet sich danach,

wo besondere Festigkeiten des Materials erforderlich sind. Diese Bereiche zu ver-

- 39 -

K11

Fersenabschnitt und den Zehenbereich zu verkleben (Sp. 1, Z. 49 bis 54).

Der zulässig beschränkte und gleichfalls auf dem Anspruch 26 nach Hauptantrag

basierende Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich dadurch, dass

Merkmal 26.3 wie folgt lautet:

Einarbeiten eines Garns mit mindestens einem schmelzbaren

Strang in separate und getrennte Bereiche des gestrickten Ober-

wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermo-

plastisches Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und

ein zweites thermoplastisches Polymer mit einer zweiten

Schmelztemperatur umfasst.

Das Verfahren gemäß dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 beruht nicht auf einer

erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, liegt es nahe, festgelegte Bereiche mit

schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das gesamte Oberteil zu erwär-

men. Die schmelzbaren Stränge mit Polymeren zu versehen, die unterschiedliche

Schmelzpunkte besitzen, ist

von Schuhobermaterial bekannt. Dort werden gemäß Beispiel 2, Seite 6, Kern-

Mantelfasern verwendet mit einem Kern aus Nylon-66 und einem Mantel aus Ny-

lon-6. Somit sind die Verwendung und die Wirkung derartiger Stränge dem Fach-

mann geläufig und entsprechende Verfahrensausgestaltungen nahe gelegt.

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 dadurch, dass sich das Verfahren nun auf die

- 40 -

Sport

erfinderischen Tätigkeit.

Der Fachmann kennt die einschlägigen Verfahren zur Schuhherstellung und die

verschiedenen Materialien hierzu. Ein Grund, sie nicht auch zur Herstellung von

Sportschuhen anzuwenden, bei welchen der Einsatz von textilen Oberstoffen üb-

lich ist, ist nicht erkennbar.

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich vom

Anspruch 26 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal im Merk-

mal 26.3, wonach

die separaten und getrennten verklebten Bereiche so angeordnet

werden, dass ein verklebter Bereich an einem Fersenabschnitt

des Oberteils angeordnet ist und ein verklebter Bereich auf einer

Seite des Oberteils angeordnet ist und ein verklebter Bereich an

einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist;

und durch das zusätzliche Merkmal im Merkmal 26.4, wonach

unterschiedliche Temperaturen angewendet werden, um unter-

schiedliche Verklebungsgrade der verklebten Bereiche zu erhal-

ten.

Diese Maßnahmen sind ebenfalls nicht erfinderisch.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, liegt es nahe, verklebte Bereiche dort zu

erzeugen, wo besondere Festigkeiten des Materials erforderlich sind. Hierzu die

Fasern in diesen bestimmten Bereichen vorzusehen, ist fachmännisch und über-

K16

- 41 -

Dass durch verschiedene Temperaturen unterschiedliche Verklebungsgrade und

damit verbunden unterschiedliche Festigkeiten erzielt werden, ist dem Fachmann

bekannt, da die Festigkeit von dem Anteil geschmolzenen Materials und der damit

verbundenen Zunahme der verklebten Fläche steigt.

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 7 unterscheidet sich vom

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 dadurch, dass sich das Verfahren nun auf die

Sport

Hierzu wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 5 verwiesen

Der zulässig beschränkte Anspruch 1 nach Hilfsantrag 8 unterscheidet sich vom

Anspruch 26 gemäß Hauptantrag durch das zusätzliche Merkmal im Merkmal

26.4, wonach

ein verklebter Bereich so an einem Fersenabschnitt des Oberteils

angeordnet ist, dass er um den Fersenabschnitt herum verläuft,

um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen,

ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils so angeordnet

ist, dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf der

lateralen Seite des Oberteils verläuft,

ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des Oberteils so

angeordnet ist, dass er am medialen Rand und lateralen Rand

verläuft und Öffnungen umfasst, um ein Schürsystem mit Schür-

senkel auszubilden und der Schnürsenkel durch die Öffnungen

und über einen Abstand, der zwischen dem medialen Rand und

dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt wird,

- 42 -

und ein verklebter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils

angeordnet ist.

Wie bereits zum Hauptantrag ausgeführt, liegt es nahe, festgelegte Bereiche mit

schmelzbaren Strängen zu versehen und dann das gesamte Oberteil zu erwär-

men. Die Auswahl dieser Bereiche ist rein fachmännisch, da sie dort erzeugt wer-

den, wo besondere Festigkeiten des Materials erforderlich sind. Überdies ist es

K11

ben (Sp. 1, Z. 49 bis 54). Diese Bereiche je nach Anforderung speziell zu gestal-

ten, liegt im Griffbereich des Fachmanns. Beispielsweise umfasst der Fersenbe-

reich des Schuhs immer die Ferse, so dass auch die Verfestigung des Fersenbe-

reichs immer die Ferse des Trägers wirksam umfasst. Den Bereich der Schnürung

zu verstärken, ist bei Schuhen ebenfalls üblich. Zum druckschriftlichen Nachweis

sen.

Hilfsanträge 9 bis 206 (Hilfsanträge 1-99 jeweils gemäß Buchstaben b)

und c)

Die Zulässigkeit der von diesen Hilfsanträgen umfassten Ansprüche wird hier un-

terstellt, denn auch unter Berücksichtigung der damit vorgenommenen Änderun-

gen kann den Anspruchsgegenständen kein erfinderischer Gehalt zugestanden

werden.

Zur Beschränkung der Anspruchsgegenstände gemäß den Hilfsanträgen 9 bis 206

gibt die Patentinhaberin 12 Merkmale an:

verklebte Bereiche und nicht verklebter Bereiche: Anstelle des Singulars wird

in den Merkmal 1.2 bis 1.5 und den Merkmalen 14.5 und 14.7 der Plural verwen-

K11

an mehreren örtlich begrenzten Stellen eine Wärmebehandlung durchzuführen.

Dieses Merkmal ist somit bereits vom Stand der Technik vorweggenommen.

- 43 -

Anwendung der Maßnahmen auf Sportschuhe anstatt auf Schuhe: Dass

diese Einschränkung keine erfinderische Leistung begründet, wurde bereits zum

Hilfsantrag 5 ausgeführt. Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

Hohlraum zur Aufnahme des Fußes: Das Merkmal, wonach ein Oberteil ei-

nen Hohlraum zum Aufnehmen eines Fußes bildet, weist jeder geschlossene

Schuh auf. Insoweit betrifft es eine Trivialität.

verklebte Bereiche Ferse, Seiten, Zehen: Dieses Merkmal definiert, dass ver-

klebte Bereiche an einem Fersenabschnitt des Oberteils, auf einer Seite des

Oberteils und an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet sind (Ansprü-

che 1 und 26) bzw. werden (Anspruch 14). Diese Maßnahme ist bereits Gegen-

stand des Hilfsantrags 3, wozu oben bereits ausgeführt wird, dass die Auswahl

dieser Bereiche rein fachmännisches Handeln darstellt.

verklebte Bereiche Spann/Schnürsystem: Dieses Merkmal lautet in den ver-

schiedenen Ansprüchen wie folgt:

und ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des Oberteils

so angeordnet ist, dass er am medialen Rand und lateralen Rand

verläuft und Öffnungen umfasst,

… bei dem die Textile ein

Schnürsystem mit Schnürsenkel umfasst und der Schnürsenkel

durch die Öffnungen und über einen Abstand, der zwischen dem

medialen Rand und dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt ist,

(Anspruch 1)

wobei der verklebte Bereich am Spannabschnitt am medialen

Rand und dem lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst, um

ein Schnürsystem mit Schnürsenkel auszubilden und der Schnür-

senkel durch die Öffnungen und über einen Abstand. der zwischen

dem medialen Rand und dem lateralen Rand gebildet ist, gefädelt

wird, (Anspruch 14, 26)

- 44 -

Diese Änderungen sieht die Beklagte bereits mit dem Hilfsantrag 8 vor; auf die

obigen Ausführungen wird verwiesen.

Details zu den verklebten Bereichen: Dieses Merkmal lautet in den

verschiedenen Ansprüchen wie folgt:

bei dem ein verklebter Bereich an einem Fersenabschnitt des

Oberteils so angeordnet ist, dass er um den Fersenabschnitt

herum verläuft, um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen

und ein verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils als läng-

liche Streifen so angeordnet ist, dass der verklebte Bereich hori-

zontal oder longitudinal auf der lateralen Seite des Oberteils

verläuft und ein verklebter Bereich an einem Spannabschnitt des

Oberteils so angeordnet ist, dass er am medialen Rand und dem

lateralen Rand verläuft und Öffnungen umfasst und ein verkleb-

ter Bereich an einem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet

ist, bei dem die Textile ein Schnürsystem mit Schnürsenkel um-

fasst und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen

Abstand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen

Rand gebildet ist, gefädelt ist, (Anspruch 1)

ein verklebter Bereich so an einem Fersenabschnitt des Ober-

teils angeordnet ist, dass er um den Fersenabschnitt herum ver-

läuft, um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen ein ver-

klebter Bereich auf einer Seite des Oberteils so angeordnet ist,

dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf der

lateralen Seite des Oberteils verläuft ein verklebter Bereich an

einem Spannabschnitt des Oberteils so angeordnet ist, dass er

am medialen Rand und lateralen Rand verläuft und Öffnungen

umfasst, um ein Schürsystem mit Schürsenkel auszubilden und

der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Abstand,

der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen Rand ge-

- 45 -

bildet ist, gefädelt wird, und ein verklebter Bereich an einem Ze-

henabschnitt des Oberteils angeordnet ist, (Anspruch 14)

wobei ein verklebter Bereich so an einem Fersenabschnitt des

Oberteils angeordnet ist. dass er um den Fersenabschnitt herum

verläuft. um die Ferse des Trägers wirksam zu umfassen, ein

verklebter Bereich auf einer Seite des Oberteils so angeordnet

ist. dass der verklebte Bereich horizontal oder longitudinal auf

der lateralen Seite des Oberteils verläuft, ein verklebter Bereich

an einem Spannabschnitt des Oberteils so angeordnet ist. dass

er am medialen Rand und lateralen Rand verläuft und Öffnungen

umfasst, um ein Schnürsystem mit Schnürsenkel auszubilden

und der Schnürsenkel durch die Öffnungen und über einen Ab-

stand, der zwischen dem medialen Rand und dem lateralen

Rand gebildet ist, gefädelt wird, und ein verklebter Bereich an ei-

nem Zehenabschnitt des Oberteils angeordnet ist, (Anspruch 26)

Auch hierzu wird auf die Ausführungen zum Hilfsantrag 8 verwiesen. Die Auswahl

dieser Bereiche betrifft rein fachmännisches Handeln.

zweites thermoplastisches Material: Das Merkmal lautet wie folgt:



Einarbeiten eines zweiten thermoplastischen Materials (Anspruch 26)

8. erster schmelzbarer Strang mit zweitem thermoplastischem Material:

Das Merkmal lautet wie folgt:



wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermoplastisches

Polymer und ein zweites thermoplastisches Polymer umfasst (An-

spruch 26)

- 46 -

Zum Herstellen von Schuhoberteilen ist es bekannt, Bikomponentenfasern zu

rische Tätigkeit nicht begründen.

erster schmelzbarer Strang mit zweitem thermoplastischem Material mit

unterschiedlichen Schmelztemperaturen: Dieses Merkmal lautet in den verschie-

denen Ansprüchen wie folgt:

a) bei dem das erste thermoplastische Polymermaterial eine erste

Schmelztemperatur hat und bei dem die ersten Stränge der Textilie

ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelz-

temperatur umfasst (Anspruch 1)

b) Einarbeiten eines zweiten thermoplastischen Materials (145) mit ei-

ner zweiten Schmelztemperatur in die Textilie wobei das zweite

thermoplastische Material in dem ersten Anteil der Strange umfasst

ist (Anspruch 14)

c) wobei ein erster schmelzbarer Strang ein erstes thermoplastisches

Polymer mit einer ersten Schmelztemperatur und ein zweites ther-

moplastisches Polymer mit einer zweiten Schmelztemperatur um-

fasst (Anspruch 26)

Die mit diesen Merkmalen beschränkten Gegenstände bzw. Verfahren beinhalten

somit ein erstes thermoplastische Polymermaterial mit einer ersten Schmelztem-

peratur und ein zweites thermoplastisches Material mit einer zweiten Schmelz-

temperatur, wobei beide thermoplastischen Materialien von den ersten Stränge

der Textilie umfasst werden. Da es sich um Maßnahmen handelt, die bereits nach

dem Hilfsantrag 4 vorgesehen sind, wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

10. Rundstrickmaschine: Hiermit sind die Fußbekleidungsartikel und die Verfah-

ren auf rundgestrickte Oberteile beschränkt. Dem Fachmann sind verschiedene

Textilien und Verfahren zum Herstellen von Schuhoberteilen aus Textilien be-

K11

- 47 -

K16

Fachmann die Vor- und Nachteile der verschiedenen textilen Flächengebilde

kennt. Ebensowenig ist es erfinderisch, für die Herstellung von Gestricken von den

beiden bekannten Maschinen, nämlich den Flachstrick- und den Rundstrickma-

schinen, die geeignete auszuwählen.

11. Variation des Verklebungsgrades: Der Fußbekleidungsartikel nach An-

spruch 1 wird dadurch beschränkt, dass die verklebten Bereiche unterschiedliche

Verklebungsgrade aufweisen; die Verfahren werden eingeschränkt dadurch, dass

der Schritt des Ausbildens des verklebten Bereichs der Textilie die Anwendung

unterschiedlicher Temperaturen umfasst, so dass unterschiedliche Verklebungs-

grade des verklebten Bereiches entstehen (Anspruch 14), bzw. unterschiedliche

Temperaturen angewendet werden, um unterschiedliche Verklebungsgrade der

verklebten Bereiche zu erhalten (Anspruch 26).

Der Textiltechniker weiß, dass durch die Variation des Verklebungsgrades die

Verfestigung der Textilie beeinflusst werden kann. Hierauf beziehen sich bereits

die obigen Ausführungen zum Hilfsantrag 6, worauf hiermit Bezug genommen

wird.

12. Disclaimer Innenfutter: Danach ist das gestrickte Oberteil im Wesentlichen

aus einer Textilie gebildet, die zumindest einen äußeren Bereich des gestrickten

Oberteils und nicht ein Innenfutter bildet (Anspruch 1), bzw. umfasst der Schritt

des Einarbeitens das Ausbilden zumindest eines äußeren Bereichs des gestrick-

ten Oberteils (120) aus der Textilie (130) und nicht eines lnnenfutters.

K11

schränkung die erfinderische Tätigkeit nicht begründen.

Sämtliche zwölf Merkmale sind somit entweder aus dem einschlägigen Stand der

Technik, der sich mit Schuhoberteilen befasst, bekannt oder dem Wissen des

Fachmanns zuzuordnen. Ihre Aneinanderreihung hat keinen kombinatorischen

- 48 -

Effekt zur Folge; aus ihr ergibt sich für den Fachmann auch keine überraschende

Wirkung. Die Kombination der genannten zwölf Merkmale stellt somit eine reine

Aggregation dar, die eine erfinderische Leistung im Sinne von Art. 56 S. 1 EPÜ

nicht begründen kann (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 4, Rdnr. 66;

Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., § 4, Rdnr. 86; § 1, Rdnr. 82 - jew. m. w. N.).

Das Streitpatent erweist sich folglich auch mit Blick auf die Gegenstände der Hilfs-

anträge 9 bis 206 nicht als rechtsbeständig.

IV.

Zu den angegriffenen Unteransprüchen nach dem Hauptantrag und den Hilfsan-

trägen

Nachdem die nebengeordneten Patentansprüche 1, 14 und 26 sich als nicht pa-

tentfähig erwiesen haben, teilen die Unteransprüche 2 bis 13, 15 bis 25 sowie 27

bis 30 dasselbe Schicksal. Dies gilt ebenso für die Fassungen der jeweiligen Hilfs-

anträge. Weder hat die Patentinhaberin entsprechendes vorgetragen, noch ist für

den Senat ersichtlich, dass die genannten Unteransprüche jeweils einen eigenen

patentfähigen Gehalt besäßen. Zudem hat die Patentinhaberin durch Vorlage von

Hilfsanträgen zu erkennen gegeben, dass sie das Streitpatent nur in der Form der

vorgelegten Hilfsanträge verteidigen möchte.

Soweit die Parteien Schriftsätze nach den ihnen jeweils eingeräumten Fristen zu

den Akten eingereicht haben - Schriftsätze der Klägerin vom 24. Oktober und

6. November 2014; Schriftsatz der Beklagten vom 3. November 2014 -, ist deren

Inhalt nicht zu berücksichtigen gewesen (vgl. Schulte/Püschel, PatG, 9. Aufl., § 94

Rdnr. 12 m. w. N.; § 78, Rdnr. 34; BGH GRUR 1974, 294

– Richterwechsel II).

Auch hier war eine Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung nicht veran-

lasst.

- 49 -

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1

ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1

PatG, § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

VII.

Gegen dieses Urteil kann das Rechtsmittel der Berufung gemäß § 110 PatG ein-

gelegt werden.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollständiger Form

abgefassten Urteils - spätestens nach Ablauf von fünf Monaten nach Verkün-

dung - durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsan-

walt oder Patentanwalt schriftlich zum Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,

76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist,

sowie

- die Erklärung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

- 50 -

Auf die Möglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit § 2 der

Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und

Bundespatentgericht (BGH/BPatGerVV) auf elektronischem Weg zum Bundesge-

richtshof einzulegen, wird hingewiesen (s. www.

Sredl

Eisenrauch

Dr. Fritze

Richter Rothe ist

aus dem BPatG

ausgeschieden

und daher gehin-

dert zu unter-

schreiben.

Fetterroll