Urteil des BPatG vom 27.04.2015
Stand der Technik, Trennung, Patent, Neuheit
BPatG 154
05.11
BUNDESPATENTGERICHT
15 W (pat) 16/12
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
27. April 2015
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 102 92 304.3-54
…
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
27. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, des
Richters Dr. Egerer, der Richterin Dr. Hoppe und des Richters Dr. Lange
- 2 -
beschlossen:
1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom
17. April 2012 wird aufgehoben.
2. Es wird ein Patent erteilt
mit der Bezeichnung „Separation von Komponenten einer Ana-
lysenprobe in einem Ionenmobilitätsspektrometer durch Zufüh-
rung selektiv wechselwirkender gasförmiger Partikel“,
dem PCT-Anmeldetag 28. Mai 2002
und der Priorität DE 101 25 907.7 vom 28. Mai 2001
auf der Grundlage folgender Unterlagen:
-
Patentansprüche 1 bis 6 vom 27. April 2015,
-
Beschreibungsseiten 1 bis 15 vom Anmeldetag sowie
-
4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4 vom Anmelde-
tag.
G r ü n d e
I.
Die am 28. Mai 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-
tentanmeldung der E… Corp., A…, M… (V.St.A.), mit der Be-
zeichnung
„Separation von Komponenten einer Analysenprobe in einem „Ionenmobilitäts-
spektrometer durch Zuführung selektiv wechselwirkender gasförmiger Partikel“,
die aus der internationalen Anmeldung PCT/DE02/01963 mit dem internationalen
Anmeldedatum des 28. Mai 2002 und der internationalen Veröffentlichung am
- 3 -
5. Dezember 2002 in Form der WO 02/096805 A2 hervorgegangen ist und für die
die Priorität DE 101 25 907.7 vom 28. Mai 2001 in Anspruch genommen wurde, ist
mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 17. April 2012 zurückge-
wiesen worden.
Die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden, zueinander in Nebenord-
nung stehenden Ansprüche 1, 10, 13, 16, 17 haben folgenden Wortlaut:
- 4 -
Im Verlauf des Prüfungsverfahrens sind folgende Druckschriften ermittelt worden.
(1)
Chem.
Eng.
News
21
(2001)
68-69
(Erscheinungsdatum
21. Mai 2001)
(2)
Anal. Chem. 70 (1998) 4929-4938
(3)
Anal. Chem. 72 (2000) 580-584
(4)
Anal. Chem. 69 (1997) 2504-2509
(5)
US 5 234 838 A
(6)
EP 0 509 171 A1
(7)
WO 2000/08454 A1
(8)
DE 693 12 471 T2
(9)
US 4 960 762 A
(10)
US 5 306 561 A
(11)
DE 197 26 152 A1
(12)
WO 2000/01642 A1
(13)
WO 2000/64572 A2
(14)
JP 09-191892 A
(15)
US 6 372 932 B1.
Die Prüfungsstelle begründete die Zurückweisung der Patentanmeldung mit feh-
lender Neuheit des Verfahrens gemäß Anspruch 1 im Wesentlichen gegenüber
dem Inhalt der Druckschrift (6).
Gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung hat die Anmelderin mit Schrift-
satz vom 23. April 2012 Beschwerde eingereicht und beantragt, den angefochte-
- 5 -
nen Beschluss aufzuheben. Hilfsweise hat sie die Anberaumung einer mündlichen
Verhandlung beantragt.
Mit Schriftsatz vom 14. April 2015 hat die Anmelderin jeweils Ansprüche 1 bis 12
nach Hauptantrag und Hilfsanträgen I bis III sowie Ansprüche 1 bis 9 nach Hilfs-
antrag IV eingereicht. Sie begründet ihre Beschwerde im Wesentlichen damit,
dass das aus der dem Anmeldungsgegenstand am nächsten kommenden Druck-
schrift (6) bekannte Dotiermittel SO
2
, also die Trennsubstanz, keine Wechselwir-
kung mit den in der Probe enthaltenen, zu trennenden Molekülen eingehe, son-
dern lediglich mit den Molekülen des Driftgases. Jedenfalls bestehe zwischen SO
2
und den zu trennenden Komponenten keine Wechselwirkung derart, dass dadurch
eine Ionenmobilitätsdifferenz zwischen den Komponenten bewirkt werde. Im Übri-
gen werde der Dotierstoff SO
2
gemäß (6) ebenso wie die zu trennenden Kompo-
nenten ionisiert, während anmeldungsgemäß eine elektrisch neutrale Trennsub-
stanz zum Einsatz gelange.
In der mündlichen Verhandlung am 27. April 2015 hat die Anmelderin einen geän-
derten einzigen Antrag mit den Ansprüchen 1 bis 6 folgenden Wortlauts einge-
reicht:
„1.
Separationsverfahren von in einer Analysenprobe enthaltenen Komponen-
ten, bei welchem
-
die Analysenprobe einem Ionenmobilitätsspektrometer zugeführt wird, und
-
dem Ionenmobilitätsspektrometer ferner mindestens eine Trennsubstanz
zugeführt wird, welche gasförmige Partikel enthält, die mit den Molekülen
der zu separierenden Komponenten selektiv wechselwirken, wobei
-
die zu separierenden Komponenten chirale Komponenten sind,
-
die Trennsubstanz Kollisionsmoleküle enthält, und
-
die Kollisionsmoleküle enantiomere Moleküle enthalten.
2.
Separationsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
-
die Trennsubstanz makroskopische Partikel, insbesondere Makromoleküle
oder Nanopartikel enthält.
- 6 -
3.
Separationsverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass
-
dem Ionenmobilitätsspektrometer ein Träger- oder Driftgas, insbesondere
ein Inertgas wie N
2
, zugeführt wird.
4.
Separationsverfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
-
das prozentuale (Mol-)Mengenverhältnis Trennsubstanz zu Trägergas ei-
nen Wert bis 20 %, insbesondere bis 10 %, insbesondere ca. 5 %, an-
nimmt.
5. Separationsverfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass
-
in einem Gaszuführungssystem das Trägergas und die Trennsubstanz ge-
mischt, und
-
einem gemeinsamen Gaseingang (8) des Ionenmobilitätspektrometers
zugeführt werden.
6.
Separationsverfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
-
das Analysenmedium einem in einem Ende des Ionenmobilitätsspektrome-
ters angeordneten Analyseneingang (1) zugeführt wird, und
-
der gemeinsame Gaseingang (8) an dem anderen Ende des
Ionenmobilitäts
pektrometers angeordnet ist.“
Die Anmelderin beantragt,
1.
Den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom
17. April 2012 aufzuheben.
2.
Ein Patent zu erteilen
Mit der Bezeichnung „Separation von Komponenten einer
Analysenprobe in einem Ionenmoblitätsspektrometer durch
Zuführung selektiv wechselwirkender gasförmiger Partikel,
dem PCT-Anmeldetag 28. Mai 2002
und der Priorität DE 101 25 907.7 vom 28. Mai 2001
auf der Grundlage folgender Unterlagen:
- Patentansprüche 1 bis 6 vom 27. April 2015,
- 7 -
- Beschreibungsseiten 1 bis 15 vom Anmeldetag sowie
- 4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4 vom Anmelde-
tag.
Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere frist- und formgerecht einge-
reicht worden (§ 73 PatG).
Die Beschwerde führt auch zum Erfolg. Das Verfahren zur Separation von Kom-
ponenten einer Analysenprobe in der nunmehr beanspruchten Fassung ist gegen-
über dem ermittelten Stand der Technik neu und erfinderisch und erfüllt auch die
übrigen Patentierungsvoraussetzungen.
1.
Die geltende Anspruchsfassung ergibt sich unmittelbar aus den ursprüngli-
chen Unterlagen (vgl. urspr. Anspr. 1 i. V. m. urspr. Anspr. 2 bis 9), so dass hin-
sichtlich der Offenbarung keine Bedenken bestehen.
2.
Anspruch 1 ist gerichtet auf ein
1)
Separationsverfahren von in einer Analysenprobe enthaltenen
Komponenten
1.1)
die zu separierenden Komponenten sind chirale Komponenten,
2)
die Analysenprobe wird einem Ionenmobilitätsspektrometer zuge-
führt,
3)
dem Ionenmobilitätspektrometer wird mindestens eine Trennsub-
stanz zugeführt,
3.1)
die Trennsubstanz enthält gasförmige Partikel, die mit den Mole-
külen der zu separierenden Komponenten selektiv wechsel-
wirken,
- 8 -
3.1.1)
mit Kollisionsmolekülen in der Trennsubstanz,
3.1.1.1) die Kollisionsmoleküle enthalten enantiomere Moleküle.
3.
Gegen die seitens der Prüfungsstelle im Übrigen nicht bemängelte Ausführ-
barkeit bestehen keine Bedenken. Denn Aufbau und Anwendung eines Ionenmo-
bilitätsspektrometers zur analytischen und präparativen Trennung sind dem fach-
üblichen Wissen und Können zuzurechnen (vgl. auch Druckschriften (5) bis (8)),
während die nunmehr speziell auf die Trennung von chiralen Komponenten ge-
richtete und beanspruchte erfindungsgemäße Anwendung beispielsgemäß an-
hand des Einsatzes der enantiomeren Verbindung S-2-Butanol in den Anmelde-
unterlagen so deutlich und vollständig beschrieben ist, dass ein Fachmann sie
ausführen kann.
4.
Das nunmehr durch die Merkmale 1 bis 3.1.1.1 ausgebildete Verfahren zur
Separation chiraler Komponenten mit Hilfe eines Ionenmobilitätsspektrometers
ergibt sich auch nicht aus dem im Prüfungsverfahren ermittelten Stand der Tech-
nik, so dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit anzuerkennen sind.
a)
Stofftrennungen mit einem Ionenmobilitätsspektrometer in unterschiedli-
chen technischen Ausgestaltungen sind in den gattungsgemäßen, dem Anmel-
dungsgegenstand nächstkommenden vorveröffentlichten Druckschriften (5) bis (8)
sowie (2) bis (4) beschrieben. Aus keiner dieser Druckschriften geht jedoch ein
Separationsverfahren unter Einsatz von enantiomeren Trennsubstanzen hervor,
so dass die Neuheit anzuerkennen ist.
b)
Das beanspruchte Separationsverfahren ergibt sich auch nicht in
naheliegender Weise aus dem ermittelten Stand der Technik und beruht deshalb
auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Die Druckschrift US 5 234 838 A (5) betrifft im Wesentlichen die Bestimmung von
Ammoniak mittels eines Ionenmobilitätsspektrometers unter Einsatz eines für
Ammoniak selektiven, jedoch nicht-chiralen Dotiermittels im Driftgas. Dabei wer-
- 9 -
den Ester, insbesondere Phosphonate, besonders bevorzugt Dimethylmethylp-
hosphonat als Dotiermittel eingesetzt (vgl. (5) z. B. Sp. 4 Z. 50 bis 61).
Die Druckschrift EP 0 509 171 A1 (6) betrifft insbesondere Schwefeldioxid und
damit ein nicht-chirales Dotiermittel im Driftgas zur Bestimmung geringer Mengen
von beispielsweise Chlor oder Flußsäure (vgl. (6) Anspr. 1 i. V. m. z. B. S. 5 Z. 7
bis 49).
Entsprechendes gilt für die Druckschrift DE 693 12 471 T2 (8), die ein Ionenmobi-
litätsspektrometer unter besonderer Verwendung der Blitzlampentechnologie als
Ionisierungsquelle betrifft und zur zusätzlichen Empfindlichkeitsverbesserung ein
leicht ionisierbares Dotiermittel, beispielsweise Aceton, verwendet (vgl. (8) insbes.
S. 10, S. 12 Abs. 1 bis 3 i. V. m. Anspr. 18).
In den Druckschriften (5), (6) und (8) werden diese Dotiermittel dem gegebenen-
falls auch im Gegenstrom zuführbaren Driftgas zugesetzt, wobei diese Dotiermittel
jedoch keine Enantiomeren sind. Eine Anregung zum Einsatz von Enantiomeren
als Trennsubstanzen ergibt sich deshalb daraus ebenso wenig wie aus der
Druckschrift WO 2000/08454 A1 (7), die zwar die Trennung enantiomerer Kompo-
nenten (Merkmal 3.1) mittels Ionenmobilitätsspektrometrie betrifft, jedoch die
Enantiomerentrennung anhand physikalischer Verfahrensmaßnahmen mittels Ein-
richtungen zum Anlegen spezieller Spannungsverhältnisse entlang der Trennstre-
cke lehrt. Spezielle Trennmittel bzw. -substanzen im Driftgas oder gar enantiose-
lektive bzw. chirale Trennsubstanzen im Driftgas werden gemäß (7) nicht einge-
setzt.
Auch in den Druckschriften Anal. Chem. 70 (1998) 4929 bis 4938 (2), Anal. Chem.
72 (2000) 580 bis 584 (3) und Anal. Chem. 69 (1997) 2504 bis 2509 (4), die die
Trennung von Komponenten, darunter auch Komponenten mit chiralen Kohlen-
stoffatomen wie Oligosaccharide (vgl. (4)) unter anderem mittels Ionenmobilitäts-
spektrometrie betreffen, werden dem Driftgas keine enantiomeren Verbindungen
als Trennsubstanzen bzw. Trennhilfsmittel beigegeben, so dass auch diese
Druckschriften nicht zum Anmeldungsgegenstand hinführen und die erfinderische
Tätigkeit nicht in Frage stellen.
- 10 -
Was den vorveröffentlichten Übersichtsartikel Chem. Eng. News 21 (2001) 68 bis
69 (1), der bereits in den ursprünglichen Unterlagen abgehandelt worden war (vgl.
WO 2002/096805 A2 S. 3 Z. 35 bis S. 4 Z. 18), sowie die darin zitierten ebenfalls
vorveröffentlichten wissenschaftlichen Originalarbeiten Anal.Chem. 73 (2001)
1692 und Angew.Chem.Int.Ed. 40 (2001) 757 anbelangt, so geht daraus die Tren-
nung von Enantiomeren, darunter auch chirale Peptide und chirale Arzneimittel-
wirkstoffe, durch Massenspektrometrie hervor. Davon unterscheidet sich das
nunmehr beanspruchte Verfahren durch die mit dem Driftgas oder Trägergas ein-
geführten enantiomeren Trennsubstanzen, beispielsweise S-2-Butanol in gasför-
migem Zustand im Driftgas N
2
(vgl. WO 2002/096805 A2 z. B. S. 7 Z. 10 bis 20).
Wenngleich in dem Separationsverfahren von (1) chirale Hilfsstoffe zur Komplex-
bildung einsetzt werden, so wird dort
– anders als in vorliegender Anmeldung – ein
massenspektrometrisches Trennverfahren durchgeführt.
Sofern im Prüfungsverfahren unter Bezugnahme auf die Druckschrift
JP 09-191892 A (14) zu den Unteransprüchen Stellung bezogen und dabei die
erfinderische Tätigkeit eines Verfahrens mit den nunmehr maßgeblichen Merk-
malen 1.1, 3.1.1 und 3.1.1.1 in Frage gestellt wurde (vgl. Erstbescheid vom
24. August 2004 Punkt 3.7), kann dem nicht beigetreten werden. Denn die Druck-
schrift (14) betrifft lediglich die enantiospezifische Herstellung von S-2-Butanol aus
dem entsprechenden Keton durch stereoselektive Mikroorganismen und deren
Enzyme einschließlich der üblichen Aufarbeitung. Ionenmobilitätsspektrometrie
zählte vor dem Zeitrang der vorliegenden Anmeldung nicht zu den üblichen Aufar-
beitungsmethoden.
Die Druckschriften (9) bis (13) und (15), die allesamt enantioselektive Chiralpha-
sen zum Gegenstand haben und nicht die Ionenmobilitätspektrometrie betreffen,
liegen fernab vom Anmeldungsgegenstand und geben deshalb allein oder in der
Zusammenschau mit den übrigen ermittelten Druckschriften keinen Anlass oder
Anregung zur Anwendung von Enantiomeren als Trennsubstanzen im Driftgas
oder Trägergas eines Ionenmobilitätsspektrometers.
- 11 -
5.
Ein Separationsverfahren gemäß Anspruch 1 erfüllt damit sämtliche
Patentierungserfordernisse, so dass dieser Anspruch gewährbar ist. Von der Pa-
tentfähigkeit des Anspruchs 1 getragen und deshalb gewährbar sind auch die da-
rauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6, die weiter-
gehende, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen eines Separationsverfahrens
gemäß Anspruch 1 zum Gegenstand haben.
III.
R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g
Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin
– vorbehaltlich des Vorliegens der
weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere des Vorliegens einer Be-
schwer
Rechtsbeschwerde
einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich
1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. dass einem Beteiligten das Rechtliche Gehör versagt war,
4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-
den sind, oder
6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 12 -
innerhalb eines Monats
Beschlusses
schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe,
oder
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmäch-
tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des Bundesge-
richtshofs, www.bundesgerichtshof.de/erv.html,
einzureichen.
Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen
elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prü-
fung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internet-
seite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gege-
ben.
Feuerlein
Egerer
Hoppe
Lange
prö