Urteil des BPatG vom 24.09.2015
Stand der Technik, Behandlung, Patentanspruch, Patentinhaber
BPatG 154
05.11
BUNDESPATENTGERICHT
15 W (pat) 13/14
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
24. September 2015
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 10 2005 044 942
- 2 -
hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 24. September 2015 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Heimen, Dr. Wismeth und
Dr. Freudenreich
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 3 -
G r ü n d e
I.
Auf die am 20. September 2005 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent mit der Bezeichnung
„Verfahren zur Herstellung quer einreißbarer textiler Klebebänder
mit Polyester-
oder Polyamidträgermaterialien“
erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung in Form der 10 2005 044 942 B4
ist der 15. Dezember 2011.
Die Patentansprüche 1 bis 7 gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut:
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Gegen das Patent hat die Einsprechende 1 Einspruch erhoben und beantragt, das
Patent in vollem Umfang zu widerrufen, weil sein Gegenstand unzulässig geändert
und nicht ausführbar sei. Auch hat sie die Neuheit der Lehre des Patentan-
spruchs 1 gegenüber den jeweiligen Druckschriften D1, D5 oder D7 bestritten.
Ihrer Auffassung nach beruhte der Gegenstand des Anspruchs 1 zudem gegen-
über einer der Kombinationen der Druckschriften D2 oder D3 mit D4 sowie D2
oder D7 mit D9 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
Weiter hat gegen das Patent die Einsprechende 2 Einspruch erhoben und bean-
tragt, das Patent vollständig zu widerrufen, weil es seinem Gegenstand an der
erforderlichen erfinderischen Tätigkeit gegenüber der Kombination der Druck-
schriften D7 mit D9 oder D10 sowie der Kombination der Druckschrift D12 mit D10
hinsichtlich der auf Polyester gerichteten Verfahrensvariante, und gegenüber der
Kombination der Druckschriften D4 mit D10 hinsichtlich der auf Polyamide gerich-
teten Verfahrensvariante fehle.
Gemäß § 59 (2) PatG hat die von der Patentinhaberin wegen Patentverletzung
verklagte Beigetretene ihren Beitritt zu dem anhängigen Einspruchsverfahren er-
klärt und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Sie hat sich dabei
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auf unzulässige Erweiterung, fehlende Ausführbarkeit sowie fehlende Neuheit ge-
genüber jeweils den Druckschriften D12 oder D15 berufen und weiter unter Ver-
weis auf die Druckschriften D13 und D15 bis D17 offenkundige Vorbenutzung
geltend gemacht. Die Beitretende ist außerdem der Meinung gewesen, dass der
Gegenstand des erteilten Patents gegenüber der Kombination der Druckschriften
D12 mit D18 oder D15 mit D2 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.
Der Patentinhaber ist dem Vorbringen der Einsprechenden und der Beitretenden
in allen Punkten entgegengetreten und hat beantragt, die Einsprüche als unbe-
gründet zurückzuweisen. In der Anhörung vor der Patentabteilung 1.43 vom
26. März 2014 hat der Patentinhaber neben einem der erteilten Fassung entspre-
chenden Hauptantrag einen Hilfsantrag eingereicht, dessen Patentansprüche 1 bis
7 den folgenden Wortlaut haben:
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Im Zuge des Einspruchsverfahrens hat die Patentabteilung eine einheitliche Kenn-
zeichnung der im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 bis D18 vorgenom-
men, die nachfolgend beibehalten wird und um die Druckschriften D19 bis D20
ergänzt ist, die aus der Recherche nach § 43 PatG zum Gegenstand des Streit-
patents stammen. In Klammern ist angegeben, welche Nummerierung den Druck-
schriften im Rechercheverfahren nach § 43 PatG (§43_n), im Prüfungsverfahren
(Pn) sowie im Einspruchsverfahren (Einsprechende 1: E 1_Dn, Einsprechende 2:
E 2_En, Beitretende: BT_Cn) zugrunde lag:
D1
DE 44 19 169 A1 (E 1_D1)
D2
US 6 790 505 B1 (E 1_D2; E 2_E2)
D3
DE 102 59 616 A1 (P2; E 1_D3)
D4
DE 747 117 A (§43_5; P4; E 1_D4; E 2_E7)
D5
DE 31 43 064 A1 (E 1_D5)
D6
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.09 vom
27. März 2012, Akz. T1000/103.3.09, S. 1-36, S. 35 fehlt.
D7
EP 0 052 363 A1 (§43_7; E 2_E3; E 1_D7)
D8
DE 85 22 954 U1 (§43_4; P1; E 2_E1)
- 7 -
D9
DYHRENFURTH, Eberhart: Alkali- und Waschbehandlungen an syn-
thetischen Fasern. Promotionsarbeit, Eidgenössische Hochschule
Zürich, 1955, S. 1-39 und CV (E 2_E5)
D10
DE 29 12 892 A1 (§43_2; P3; E 2_E6)
D11
AT 185 785 B (§43_6; E 2_E8)
D12
JP H01-104849 A: Original, 6 Seiten und deutschsprachige Überset-
zung, 14 Seiten (E 2_E9; BT_C6/6a)
D13
Klageschrift
Dr. Kramer
&
Schröter,
Rechtsanwälte,
vom
23. Januar 2013 in Sachen Jürgen Thiele gegen Coroplast Fritz
Müller GmbH & Co. KG, 9 Seiten (BT_C1)
D14
Ladungsschreiben Landgericht München I an Coroplast Fritz Müller
GmbH & Co. KG vom 25. März 2013, 2 Seiten mit Verfügung vom
20. März 2013, 5 Seiten (BT_C2)
D15
US 2 590 402 A (BT_C3)
D16
Unterlagenkonvolut der Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG, 26
Seiten (BT_C4.1-4.4)
D17
WO 87/05641 A1 (BT_C5)
D18
EP 0 632 155 A1 (BT_C7)
D19
DE 21 53 659 A (§43_3)
D20
DE 41 33 852 A1 (§43_1)
Die Patentabteilung 1.43 hat das Patent in der Anhörung vom 26. März 2014 nach
§ 61 Absatz 1 Satz 1 PatG wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit hinsichtlich
des mit der Druckschrift D12 repräsentierten Standes der Technik in Verbindung
mit dem durch die Druckschrift D10 belegten Fachwissen des Fachmanns wider-
rufen. In ihrer Entscheidungsbegründung ist im Wesentlichen ausgeführt, dass die
Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag aus den ursprünglichen Unterlagen
hervorgingen und die Ausführbarkeit und die Neuheit des Gegenstandes des Pa-
tentanspruchs 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrags anerkannt werden könne. Die
geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung könne dabei dahinstehen. Aller-
dings beruhe die Lehre des Hauptanspruchs gemäß Haupt- und Hilfsantrag nicht
- 8 -
auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn die D12 setze sich zum Ziel, Trägerge-
webe für Klebebänder mit definierten Werten für Dehnung und Festigkeitsindex
und, damit verbunden, einer in Breitenrichtung leichten manuellen Zerreißbarkeit
zur Verfügung zu stellen, die neben einem im Detail beschriebenen Verfahren
auch durch bisher allgemein bekannte Verfahren wie eine alkalische Behandlung,
also eine Behandlung mit Lauge, erhalten würden. In der D12 nicht beschriebene
Verfahrensschritte des anschließenden Waschens und Neutralisierens seien für
den Fachmann naheliegend, um allgemein einen Behandlungsprozess zu stoppen
und/oder das Behandlungsmittel zu entfernen. Es handele sich dabei um eine üb-
liche Vorgehensweise, die sich dem Fachmann auch in der D10 offenbare. Der
Anspruch 1 nach Hilfsantrag beruhe gleichermaßen nicht auf einer erfinderischen
Tätigkeit, denn er unterscheide sich von dem nach Hauptantrag durch den Ersatz
von
„Trägermaterialien“ gegen „Trägergewebe“. Die D12 beziehe sich in ihrem
einzigen Anspruch bereits auf ein Trägergewebe, weshalb es für den Fachmann
naheliegend sei, gleichwertig neben dem Garn auch das fertige Trägergewebe
alkalisch zu behandeln.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Patentinhabers, in wel-
chem er beantragt, den Beschluss aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.
In der Beschwerdebegründung verteidigt er das Streitpatent nurmehr in der Fas-
sung des Hilfsantrags, der als Hauptantrag weiterverfolgt wird.
Der Patentinhaber ist der Auffassung, dass die D12 ein Trägergewebe für Klebe-
bänder zum Gegenstand habe, aber kein Verfahren zur Behandlung des Gewebes
an sich, weshalb die D12 dem Durchschnittsfachmann
das erfindungsgemäße
Verfahren nicht nahelegen könne. Die Alkalibehandlung von Polyestermaterialien
sei seit Jahrzehnten zur Verbesserung, insbesondere des Griffs von Polyesterge-
weben für Bekleidungsstücke bekannt, weswegen sich auch das Waschen und
Neutralisieren des Gewebes nach der Alkalibehandlung für den Fachmann als
selbstverständlich ergebe. Es seien zahlreiche Versuche anderer Art zur Herstel-
lung der Handeinreißbarkeit von Klebebändern druckschriftlich belegt, die alle
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deutlich weniger vorteilhaft als das erfindungsgemäße Verfahren seien. Trotz jahr-
zehntelangen Bekanntseins der Alkalibehandlung von Textilgeweben der Beklei-
dungsindustrie sei niemand auf die Idee gekommen, ein solches Verfahren zur
gezielten Faserschwächung bei der Herstellung von handeinreißbaren Klebebän-
dern einzusetzen. Weder im patentamtlichen Prüfungsverfahren, noch im Ein-
spruchsverfahren sei ein druckschriftlicher Nachweis darüber vorgelegt worden,
dass der dem Streitpatent zugrunde
liegende Erfindungsgedanke irgendwo ange-
dacht oder verwirklich worden wäre. Der Durchschnittsfachmann werde den Vor-
schlag aus der D12 schon deshalb verwerfen, weil die dort beschriebene Texturie-
rung einschließlich der dadurch bewirkten Schwächung des Garns zur Folge habe,
dass das Weben von Trägergeweben aus solchen Garnen erheblich erschwert
werde, weil die Garne nicht mehr glatt, sondern kräuselig, rau und weniger reißfest
seien.
Der Patentinhaber und Beschwerdeführer stellte den Antrag,
den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 43 des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 26. März 2014 aufzuheben
und das Patent in folgender Fassung aufrecht zu erhalten:
Patentansprüche 1 - 7, Beschreibungsseiten 1 - 4, gemäß Hilfs-
antrag, überreicht in der Anhörung vom 26. März 2014, im Übrigen
wie angemeldet.
Die Einsprechenden zu 1) und 2) und Beschwerdegegner, sowie die Beigetretene
stellen den Antrag,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Zur Stützung ihrer Argumentation verweist die Beitretende (BT) ergänzend auf die
im Zuge des Beschwerdeverfahrens eingeführten Druckschriften D21 und D22, die
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Einsprechende 1 (E 1) auf die Druckschrift D23 (in Klammern finden sich die von
den Parteien vergebenen Nummerierungen):
D21
Prüfschein Nr. C7/G31/13: Deutsches Textilforschungszentrum Nord-
West, Öffentliche Prüfstelle GmbH, 19. Juli 2013 (BT_C8)
D22
MATHÉE, Gerhard [Hrsg.]: Lexikon der Fertigungstechnik und
Arbeitsmaschinen. Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, A-K, Bd. 8,
1967, S. 514 (Stichwort: Klebeband) (BT ohne Nummerierung)
D23
Urteil des Landgerichts München I, Akz. 21 O 4430/13 vom
8. August 2014, 20 Seiten (E 1_D19)
Einsprechende und Beigetretene sind der Meinung, dass der Gegenstand des
verteidigten Patentanspruchs 1 durch die Druckschrift D12 neuheitsschädlich vor-
beschrieben, zumindest jedoch im Hinblick auf eine Kombination mit dem Fach-
wissen des Fachmanns, das sich für Polyestergewebe auch in der D10 oder D15
und für Polyamidgewebe in der D11 wiederfinde, dem Durchschnittsfachmann
nahe gelegt sei. Hinsichtlich der Auslegung des Wortlauts des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 sind die Einsprechenden der Auffassung, dass dessen Wortlaut
eine Alkalibehandlung von Garnen, die dann zu einem entsprechend behandelten
Gewebe führen, nicht ausschließe.
Als weiterer Widerrufsgrund wird von den Beschwerdegegnern eine offenkundige
Vorbenutzung durch ein von dem Unternehmen des Patentinhabers, der Firma
T… GmbH, an die Beitretende geliefer-
tes Produkt (Artikel 4006, Muster PM2) sowie durch ein von der Einsprechenden 1
produziertes und unter der Bezeichnung certoplast 514 in den Handel gebrachtes
Produkt mit Verweis auf die Druckschriften D13 bis D16, D17 und D23 geltend
gemacht. Denn sowohl der mit verminderten Rückstellkräften verbundene „Weiche
Ausfall“ des vom Patentinhaber gelieferten Produktes, als auch dessen REM-
Untersuchung zeige die gleiche Oberflächenbeschädigung wie das Klebeband des
Patentinhabers. Ähnliches gelte für das von der Einsprechenden 1 lange vor dem
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Anmeldetag des Streitpatents auf den Markt gebrachte, handeinreißbare und ein
Polyestergewebe aufweisende Klebeband certoplast 514. Sie müssten deshalb
nach dem streitpatentgemäßen Verfahren oder einem vergleichbaren Verfahren
hergestellt worden sein. Für die Richtigkeit der vorgebrachten Tatsachen zu dem
vom Patentinhaber probeweise verschickten Material bietet die Beitretende Zeu-
genbeweis durch Herrn Dipl.-Ing.
L… an.
Die Beigetretene zur Einsprechenden 1 macht überdies eine unzulässige Erweite-
rung hinsichtlich der Merkmalskombinationen „reduzierte Reißfestigkeit“ und „zum
Herstellen von einreißba
rem Klebeband“, sowie fehlende Ausführbarkeit wegen
fehlender Angaben zu den Begriffen „Quereinreißbarkeit“ und „gewünschte redu-
zierte Faserreißfestigkeit des Trägergewebes“ geltend. Ihrer Auffassung nach of-
fenbare auch die D15 den Gegenstand des Anspruchs 1 oder führe in Kombina-
tion mit D12 oder D2 in naheliegender Weise zu seinem Gegenstand. Die feh-
lende Ausführbarkeit wird auch von der Einsprechenden 1 vorgetragen.
Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt
der Akten verwiesen.
II.
Die Beschwerde des Patentinhabers ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulässig (§ 73 PatG).
Zudem ist auch die Voraussetzung für die Überprüfung des Patents im vorliegen-
den Einspruchsbeschwerdeverfahren erfüllt, denn die vorangegangenen Einsprü-
che der Einsprechenden und der Beitretenden sind jeweils frist- und formgerecht
eingelegt und mit Gründen versehen, wobei die Einsprechenden und die Beitre-
tende in ihren Schriftsätzen auch die für die Beurteilung der behaupteten Wider-
rufsgründe maßgeblichen tatsächlichen Umstände im Einzelnen so dargelegt ha-
- 12 -
ben, dass ohne eigene Ermittlungen daraus abschließende Folgerungen für das
Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes gezogen werden können.
Die Beschwerde des Patentinhabers bleibt jedoch ohne Erfolg.
1.
Zuständiger Fachmann ist ein Diplom-Chemiker oder Chemie-Ingenieur, ggf.
auch ein Team aus beiden, der im Rahmen mehrjähriger beruflicher Tätigkeit ver-
fahrens- und materialtechnische Kenntnisse auf dem Gebiet der Herstellung von
Klebebändern mit textilen Trägermaterialien gesammelt hat.
2.
Der geltende Patentanspruch 1 bezieht sich, in Merkmale gegliedert, auf ein
M1.1
Verfahren zum Herstellen quereinreißbarer textiler Klebebänder
mit Trägergewebe aus Polyester oder Polyamid, wobei
M1.2
zur Einstellung einer gewünschten reduzierten Faserreißfestigkeit
das Trägergewebe vor dem Aufbringen der Klebeschicht
M1.3a
Polyester oder
M1.3b
amid
M1.4
mit anschließendem Waschen und Neutralisieren unterzogen wird.
Der nach Patentanspruch
1 beanspruchte Ersatz des Merkmals „Trägermaterial“
durch „Trägergewebe“ findet sich in allen Wörtern und Wortverbindungen der
rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 5 und 7.
3.
Hinsichtlich der Auslegung des Patentanspruchs 1 ist der Auffassung des
Patentinhabers beizustimmen, dass sein Wortlaut die Behandlung des fertigen
Trägergewebes zur Einstellung einer gewünschten reduzierten Faserreißfestigkeit
vor dem Aufbringen der Klebeschicht wiedergibt, da das Trägergewebe einer Be-
handlung „unterzogen wird“ und nicht unterzogen ist. Das Vorbringen der Einspre-
- 13 -
chenden 1, dass das Verfahren nicht zwingend ein erst hergestelltes und dann mit
Lauge (im Fall von Polyester) bzw. Säure (im Fall von Polyamid) behandeltes Ge-
webe beanspruche, sondern auch ein solches, das aus bereits mit Lauge bzw.
Säure behandelten Garnen hergestellt worden sei oder, als dritte Alternative, eine
Verknüpfung der beiden Möglichkeiten, wird durch den Wortlaut des Patentan-
spruchs 1 dagegen nicht gestützt.
M1.3a
M1.4
welchem es sich ausweislich der „und“-Formulierung und Abs. [0020] des Streit-
patents um zwei aufeinander folgende Verfahrensschritte handelt, nämlich um ein
Auswaschen, das üblicherweise mit Wasser erfolgt, um bei der sich anschlie-
ßende Kontaktierung von Lauge mit Säure oder Säure mit Lauge ein zu starkes
Erwärmen zu vermeiden, und um das sich anschließende Neutralisieren, das im
Fall der hydrolytischen Laugenbehandlung mit Säure wie Essigsäure, im Fall der
hydrolytischen Säurebehandlung mit Lauge erfolgen muss. Die Formulierung des
Patentanspruchs 1 ist nicht abschließend. Das beanspruchte Verfahren umfasst
somit auch weitere Verfahrensschritte, wie beispielsweise ein Auswaschen der
nach Neutralisierung verbliebenen Säure bzw. Lauge.
4.
Bezüglich der Offenbarung der Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1
bestehen keine Bedenken, denn seine Gegenstände sind in den Unterlagen der
ursprünglich eingereichten Fassung (Anmeldeunterlagen) offenbart.
So finden die Gegenstände des geltenden Patentanspruchs 1 ihre Offenbarung in
den Anmeldeunterlagen im Patentanspruch 1 i. V. m. S. 1, Z. 12-13 sowie im Titel
der Beschreibung (vgl. auch DE 10 2005 044 942 A1: Patentanspruch 1 und
Abs. [0001]), während die Unteransprüche 2 bis 7 mit Ausnahme des Ausdrucks
„Trägermaterial“ wortgleich mit denen vom Anmeldetag sind. Der Ersatz des Aus-
drucks „Trägermaterial“ durch „Trägergewebe“ ist den Absätzen [0014] 2. Satz,
[0016] 1. Satz und [0030] 1. Satz des erteilten Patents sowie in den Anmeldeun-
- 14 -
terlagen offenbart (a. a. O.: S. 4, Z. 9-10 und 15-17; S. 7, Z. 17-18; vgl.
DE 10 2005 044 942 A1: Abs. [0012] le Satz, Abs. [0014] 1. Satz, Abs. [0028]
1. Satz), womit auch die Änderungen der Unteransprüche nicht zu beanstanden
sind.
Soweit die Beigetretene geltend macht, dass den Anmeldeunterlagen keine Lehre
M1.2
M1.1
zusätzlichen Angabe „von Hand“ offenbart sei, vermögen diese Einwände nicht
durchzugreifen, denn in den Anmeldeunterlagen ist insbesondere ausgeführt
(a. a. O.: Seite 3, Zeilen 14 bis 26; vgl. auch DE 10 2005 044 942 A1:
Abs. [0009]), dass durch den gesteuerten Abbau der Fasern deren Zugfestigkeit
auf ein gewünschtes Maß reduziert wird, was sich, wie im selben Absatz ausge-
führt ist, auch auf die Quereinreißeigenschaften auswirkt. Es versteht sich von
selbst, dass bei der hydrolytischen Behandlung eines Gewebes alle Fasern ange-
griffen werden, was deren Reißfestigkeit reduziert.
Das Merkmal „quereinreißbar“ findet sich bereits im Titel der Anmeldung vom An-
meldetag ohne eine Angabe, dass dies von Hand erfolgen müsse.
5.
Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein
Fachmann sie ausführen kann (§ 34, Abs. 4 PatG).
In der Beschreibung des Streitpatents vom Anmeldetag ist die steuerbare Schädi-
gung von Synthetikfasern zumindest im Fall der Behandlung von Polyester als
dem Fachmann geläufiges Alkalisieren unter Angabe eines das Vorgehen be-
schreibenden Standes der Technik dargelegt (vgl. DE 10 2005 044 942 A1:
Abs. [0008]). Zudem werden mit Natronlauge und Ameisensäure Beispiele für die
zur Schädigung der genannten Faser- bzw. Gewebetypen geeignete Reagenzien
gegeben (vgl. DE 10 2005 044 942 A1: Abs. [0020]). Die Hydrolysebedingungen
bei den patentgemäß einzusetzenden Polymerfasern können u.a. über drei in der
- 15 -
Patentanmeldung
angegebene
Parameter
(vgl.
DE 10 2005 044 942 A1:
Abs. [0014]) gesteuert werden, wobei sie der Fachmann in einer Weise gestaltet,
dass die ebenfalls in der Beschreibung genannte Handeinreißbarkeit (vgl. auch
DE 10 2005 044 942 A1: Abs. [0004]) bei einem dem Fachmann geläufigen texti-
len Klebeband mit einer dem Fachmann gleichermaßen geläufigen Klebebe-
schichtung fachüblicher Dicke gegeben ist. Dies liegt zusammen mit den dem
Grundwissen des Fachmanns zuzurechnenden Neutralisierungs- und Wasch-
schritten durchweg im Bereich fachmännischen Handelns, da sich der Fachmann
hinsichtlich des zu erzielenden Eigenschaftsprofils an auf dem Markt befindlichen,
handeinreißbaren Klebebändern orientieren kann. An der Ausführbarkeit der pa-
tentgemäßen Lehre besteht somit kein Zweifel.
6.
Es kann dahinstehen, ob das Verfahren nach geltendem Patentanspruch 1
hinsichtlich der für sich zu betrachtenden Offenbarung der Druckschriften D12
oder D15, ggf. verbunden mit einem auch druckschriftlich dokumentierten Fach-
wissen des Fachmanns, neu ist.
Gleichermaßen unentschieden bleiben können die Fragen, inwieweit eine Angabe
der Reißfestigkeit von Kett-
und Schußfäden, eines „Weichen Ausfalls“ oder die
Betrachtung der morphologischen Struktur der Faseroberfläche des Klebeband-
Trägergewebes mit einem Rasterelektronenmikroskop zweifelsfreie Rückschlüsse
auf sein Herstellungsverfahren zulassen, sowie, ob sich darüber die geltend ge-
machte offenkundige Vorbenutzung des streitpatentgemäß beanspruchten Verfah-
rens zweifelsfrei bestätigen lässt.
7.
Das Verfahren nach geltendem Patentanspruch 1 ergibt sich jedenfalls für
den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (§ 4 PatG).
Gemäß der Lehre des Streitpatents („SP“) ermöglichen Polyester- und Polyamid-
trägermaterialien kein Quereinreißen von Hand, da die Festigkeiten solcher Syn-
thetikgewebe für eine Handeinreißbarkeit zu hoch liegen (SP: [0004]). Vor den in
- 16 -
den Abs. [0004] bis [0006] präsentierten diesbezüglichen Lösungsmöglichkeiten
aus dem Stand der Technik bezeichnet es das Streitpatent als Aufgabe, ein vor-
teilhafteres Verfahren zu schaffen, mit welchem textile Klebebänder aus Polyester-
oder Polyamidträgermaterialien hergestellt werden können, die von Hand querein-
reißbar sind (SP: Abs. [0007]). Diese Aufgabe wird nach Abs. [0008] durch das im
Patentanspruch 1 angegebene Verfahren gelöst, das nunmehr auf Trägergewebe
statt Trägermaterialien präzisiert ist.
Zur Lösung der Aufgabe konnte der Fachmann mit der JP H01-104849 A (D12),
die nachfolgend anhand der deutschen Übersetzung diskutiert wird, bereits von
einem Stand der Technik ausgehen, der von Hand quereinreißbare Klebebänder
mit einem Trägergewebe aus Polyethylenterephthalat und damit einem Trägerge-
webe aus Polyester beschreibt. Die D12 offenbart ein unter Verwendung textu-
rierter Polyestergarne (vgl. auch SP: Abs. [0027]) gebildetes Trägergewebe für
Klebebänder (D12: Patentanspruch 1), das der Anforderung genügt, leicht von
Hand abreißbar zu sein (D12: Patentanspruch 1 und Seite 2, [Stand der Technik],
M1.1
M1.2
können nach D12 neben einem auf S. 7 Abs. 2
– S. 9 vorle. Abs. geschilderten
repräsentativen, d. h. die Erfindung der D12 repräsentierenden, Herstellverfahren
für das Garn auch bisher allgemein bekannte Verfahren angewendet werden, wo-
bei vier Verfahren im Einzelnen aufgeführt sind, darunter die alkalische Behand-
lung (D12: S. 9, le Abs.
M1.3a
Vorbringen des Patentinhabers, dass vor ihm niemand auf die Idee gekommen
sei, eine alkalische Behandlung zur gezielten Faserschwächung bei der Herstel-
lung von handeinreißbaren Klebebändern einzusetzen, nicht zu überzeugen.
Die Druckschrift D12 macht indes keine Angaben zu etwaigen, der alkalischen
M1.4
beschreibt, anders als von den Einsprechenden dargestellt, auch nicht explizit die
Behandlung des Gewebes selbst, wenngleich verschiedene Passagen in dieser
- 17 -
Druckschrift (z. B. D12: S.
10, letzter Teilstrich: „Abriebbehandlung“, welche nur
beim Gewebe selbst Sinn ergibt) dem Fachmann bereits eine diesbezügliche An-
regung bieten mögen.
Diese beiden, in der D12 nicht explizit beschriebenen Maßnahmen vermögen je-
doch keine erfinderische Tätigkeit zu begründen, denn sie sind dem Fachmann
nahe gelegt.
Bei der Reaktion von Polyestern mit Lauge in hydrolytisch wirksamer und damit
hoher Konzentration hat der Fachmann in jedem Fall dafür Sorge zu tragen, dass
das Garn bzw. Gewebe nach der Behandlung neutral gestellt wird, da das Poly-
mer andernfalls mit der Zeit durch die nichtflüchtigen und damit nach dem Trock-
nen auf dem Polymer verbleibenden Alkalien zersetzt und folglich unbrauchbar
wird. Dass dem Zusatz der Säure im Neutralisierungsschritt ein Waschschritt vo-
rausgeht, erklärt sich aus der Tatsache, dass das direkte Kontaktieren von Base
und Säure wegen der Exothermie der Reaktion ein prozesstechnisches Risiko
darstellt. Selbst wenn sich ein mindestens zwei Schritte umfassendes Neutralisie-
rungsverfahren dem Fachmann nicht aufgrund seines Fachwissens erschließen
sollte, weil er die Neutralisierung beispielsweise auch durch mehrmaliges Wa-
schen mit Wasser erreichen kann, um eine Basizität der Waschlösung zu erlan-
gen, wie sie sich auch nach dem Waschen des Gewebes mit handelsüblichen
Waschmitteln einstellen würde (vgl. D23: S. 18 Punkt b) und S. 19 1. Abs.), wird
ein solcher Verfahrensschritt jedenfalls in naheliegender Weise im Stand der
Technik gelehrt. Hierzu kann beispielsweise auf die DE 29 12 892 A1 (D10) ver-
wiesen werden. Die D10 betrifft das Alkalisieren von Polyestergewebe, das bereits
im Streitpatent vom Anmeldetag (vgl. DE 10 2005 044 942 A1: Abs. [0008],
1. Satz) als dem Fachmann zur Steuerung der Schädigung von Fasern bekannt
beschrieben ist. Die D10 leitet den Fachmann dazu an, nach der Alkalibehandlung
zu neutralisieren und beschreibt im Beispiel die streitpatentgemäße, zweistufige
Vorgehensweise (D10: S. 10, Punkt e) und S. 18 zum Beispiel 3). Mit dem Merk-
M1.4
- 18 -
hervor, noch wurden sie vom Patentinhaber geltend gemacht, denn er stellt diese
Schritte als selbstverständlich dar (Schriftsatz unter dem 26. August 2015, S. 2 le
Abs.) und wiederholt diese Auffassung in der mündlichen Verhandlung.
Selbst unter der Annahme, dass der geltende Patentanspruch 1 im Sinne einer
ausschließlichen Behandlung des Gewebes mit Lauge oder Säure verstanden
wird, und aus der D12 nur eine Behandlung des Garnes entnommen werden
könne, macht auch ein solches Vorgehen keine Gedanken erfinderischer Qualität
notwendig. Wie bereits das Streitpatent in der ursprünglich eingereichten Fassung
zutreffend feststellt (vgl. DE 10 2005 044 942 A1: Abs. [0008] 1. Satz), erfolgt die
steuerbare Schädigung der Synthetikfasern des Polyestergewebes durch eine
Methode, die in der Textilindustrie für Bekleidungstextilien grundsätzlich, jedoch zu
einem anderen Zweck, bekannt ist und als Alkalisieren bezeichnet wird. Weiter ist
als Zitat des dort behandelten Standes der Technik ausgeführt, dass das Alkalisie-
ren von Stoffen aus Polyesterfasern den Zweck hat, durch gezielten Abbau (…)
die Faser im Gewebe zu verfeinern (vgl. DE 10 2005 044 942 A1: Abs. [0008]
4. Satz). Damit belegt schon das Streitpatent in der ursprünglich eingereichten
Fassung das dem Fachmann geläufige, zusätzlich in der D10 dargestellte Wissen
(D10: Patentanspruch 1) um eine alkalische Behandlung des Gewebes oder
wahlweise des Garnes oder der Fäden (D10: S. 9, 2. Abs. le Satz). Der Verfah-
rensschritt selbst erschließt sich dem Fachmann unabhängig von der Zweckbin-
dung, weil die chemischen Vorgänge, nämlich die partielle Hydrolyse der Faser,
dieselben sind. Auch das Streitpatent in der ursprünglich eingereichten Fassung
stuft beide Behandlungsweisen als gleichwertig ein (vgl. DE 10 2005 044 942 A1:
Abs. [0028]). Der nun beanspruchte Vorrang in einer Auswahl von zwei dem
Fachmann in gleichem Maße geläufigen, zwecktauglichen Verfahrensvarianten
stellt eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach
Belieben getroffene Auswahl dar, welche nicht geeignet ist, eine erfinderische Tä-
tigkeit zu begründen.
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Sofern der Beschwerdeführer einen erfinderischen Effekt darin begründet sieht,
dass der Fachmann den Vorschlag der D12 schon deshalb verwerfen werde, weil
die dort beschriebene Texturierung des Garns einschließlich der dadurch bewirk-
ten Schwächung notwendigerweise zur Folge habe, dass das Weben von Träger-
geweben erheblich erschwert werde, kann auch diese Behauptung nicht überzeu-
gen. Denn die Druckschrift D12 beschreibt das erfindungsgemäß notwendige Ei-
genschaftsprofil der Faser als sowohl durch ein repräsentatives Herstellungsver-
fahren (D12: S. 7, ab Seitenmitte), als auch durch bisher allgemein bekannte Ver-
fahren erzielbar (D12: S. 9, Z. 6-3 von unten). Das Weben der dort als erfindungs-
gemäß bezeichneten Garne auf einer Wasserdüsen-Webmaschine (D12: S. 13
2. Abs.) ist offensichtlich mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden. Auch dadurch
ist der Fachmann angeregt, die Lehre dieser Druckschrift zu berücksichtigen.
Selbst wenn er unabhängig von der in der D12 gegebenen Darstellung eines
problemfreien Webens aus den vom Patentinhaber gegebenen Gründen doch Be-
denken haben sollte, alkalisch vorbehandelte Fasern dem Webschritt zu unterzie-
hen, konnte er sein Fachwissen zur Anwendung bringen, das sich in der ebenfalls
das Alkalisieren von Polyestern dokumentierenden D15 niedergelegt findet. Denn
nach dieser Druckschrift stellt die alkalische Behandlung von (fertigem) Polyester-
gewebe selbst eine dem Fachmann geläufige Alternative („known in the art“) zum
als schwierig und teuer geschilderten Weben oder Stricken feiner Gewebe dar
(D15: Sp. 3 Z. 39-46 und Patentanspruch 1).
Auch hinsichtlich der alternativ beanspruchten Hydrolyse von Polyamid (Merkmal
M1.3b
die Erfindung nach D12 auf Polyesterfasern konzentriert, setzt sie sich doch das
allgemeine Ziel, Trägergewebe zur Verfügung zu stellen, die als Basis eines Kle-
bebands für dessen gute manuelle Zerreißbarkeit sorgen (D12: S. 4, 1. Abs.).
Damit findet diese Druckschrift als Stand der Technik auch Beachtung bei einem
Fachmann, der vor der Aufgabe steht, weitere, auf hydrolytischem Weg in der
Festigkeit herabsetzbare Kunstfasern als Trägergewebe in einem leicht manuell
- 20 -
einreißbaren Klebeband einzusetzen. Er zieht aus der Druckschrift D12 die gene-
rell anwendbare Lehre der Herabsetzung von Festigkeiten von Kunstfasern durch
partielle Hydrolyse. Sein Fachwissen zur Chemie von synthetischen Fasern findet
sich in der Druckschrift D9 dokumentiert, die darauf verweist, dass Polyamide in
ihrer chemischen Widerstandsfähigkeit, insbesondere gegenüber Oxidationsmit-
teln und Säuren, aber auch Alkalien gegenüber, bedeutend geringer einzustufen
sind, als in dieser Druckschrift vorher beschriebene Kunstfasern wie Terylene,
also Polyester (D9: Punkte d) und e) auf S. 8-9). Die D9 weist dem Fachmann
damit den Weg, hydrolysestabilere Kunstfasern durch leichter hydrolysierbare
Kunstfasern zu ersetzen, um den Schritt der Hydrolyse schneller, unter weniger
drastischen Bedingungen und damit wirtschaftlicher und sicherer durchführen zu
können. Die Druckschrift D9 empfiehlt für Polyamide bereits die saure Hydrolyse,
die üblicherweise mit schwerflüchtigen oder geruchsträchtigen Säuren wie
Schwefelsäure, Phosphorsäure, Essigsäure, Ameisensäure etc. durchgeführt wird
(vgl. gutachtlich D4: S. 1 Z. 12-19; D11: S. 1, Tabelle in Sp. 2 oben), weshalb er
der Hydrolyse ihm geläufige und im Stand der Technik gelehrte Wasch- und Neut-
ralisierungsschritte (vgl. gutachtlich D4: S. 1 Z. 20-26; D11: S. 1 Z. 74-77) an-
schließt.
8.
Die weiteren, abhängigen Patentansprüche 2 bis 7 fallen mit dem Patentan-
spruch 1, auf welchen sie rückbezogen sind, ohne dass es einer gesonderten
Prüfung und Begründung dahingehend bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges ent-
halten, da der Patentinhaber erkennbar die Aufrechterhaltung des Patents im
Umfang des ursprünglich beantragten Hilfsantrags begehrt hat. Auch haben sich
im Verlauf der Verhandlung keine weiteren Anhaltspunkte für ein stillschweigen-
des Begehren einer weiter beschränkten Fassung ergeben. Da der Anspruchssatz
nach Hauptantrag zumindest einen nicht rechtsbeständigen Patentanspruch ent-
hält, war das Patent insgesamt zu widerrufen (BGH GRUR 2007, 862 - Informa-
tionsübermittlungsverfahren II; GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizge-
rät).
- 21 -
III.
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
– vorbe-
haltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere
einer Beschwer
– das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,
dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
innerhalb eines Monats
schlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt
als
Bevollmächtigten
beim
Bundesgerichtshof,
Herrenstr. 45 a,
76133 Karlsruhe, einzureichen.
Feuerlein
Heimen
Wismeth
Freudenreich
prö