Urteil des BPatG vom 12.11.2015
Stand der Technik, Form, Kreis, Patentinhaber
BPatG 154
05.11
BUNDESPATENTGERICHT
10 W (pat) 111/14
_______________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
12. November 2015
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 10 2008 011 371
…
- 2 -
…
hat der 10. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 12. November 2015 unter Mitwirkung des Rich-
ters Dipl.-Ing. Hildebrandt als Vorsitzenden sowie der Richter Eisenrauch,
Dipl.-Ing. Küest und Dipl.-Ing. Univ. Richter
beschlossen:
Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
G r ü n d e
I.
Gegen das am 27. Februar 2008 angemeldete Patent 10 2008 011 371, dessen
Erteilung am 22. April 2010 veröffentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben wor-
- 3 -
den. Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf
Grund der Anhörung vom 3. Juli 2013 beschlossen, das Patent zu widerrufen.
Die Patentabteilung hat den Beschluss damit begründet, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 in der beantragten Fassung eine Erweiterung des Schutzbe-
reichs gegenüber der erteilten Fassung im Sinne von § 22 Abs. 1 PatG beinhalte
und das Patent deshalb zu widerrufen sei.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 4. November 2013 eingegangene
Beschwerde des Patentinhabers. Mit Schriftsatz vom 4. November 2015 sind
noch zwei weitere Hilfsanträge für den Fall eingereicht worden, dass dem Haupt-
antrag und dem ersten sachlichen Hilfsantrag nicht stattgegeben wird.
Von der Einsprechenden II ist im Beschwerdeverfahren zusätzlich zu den im Ein-
spruchsverfahren herangezogenen Entgegenhaltungen und geltend gemachten
offenkundigen Vorbenutzungen die Druckschrift
E7:
WO 98/04376 A2
neu in das Verfahren eingeführt worden.
Der Patentinhaber hat in seinen Schriftsätzen sowie in der mündlichen Verhand-
lung ausgeführt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung
nicht unzulässig erweitert sei und auch nicht durch den vorliegenden Stand der
Technik vorweggenommen werde. Dies gelte auch für die E7, da auch bei dieser
der die Dichtungsfläche beschreibende Kegel durch rotationssymmetrische Kreise
gebildet werden könne. In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass Kegel
mit einer elliptischen Grundfläche sich in der einfachsten Beschreibungsform
durch einen Kreis definieren ließen und damit auch solche Kegel nicht unter die
von ihm geforderte Ausführungsform fielen.
- 4 -
Die Einsprechenden I und II sind der Auffassung des Pateninhabers entgegenge-
treten, da der Gegenstand des Anspruchs 1 in allen beanspruchten Fassungen
unzulässige Erweiterungen aufweise und auch nicht neu gegenüber der E7 sei;
des weiteren werde entsprechend den Ausführungen der Einsprechenden II die
Erfindung im Patent nicht so ausreichend offenbart, dass ein Fachmann diese
über den gesamten beanspruchten Bereich ausführen könne.
Der Beschwerdeführer und Patentinhaber stellt den Antrag,
den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 1.12 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2013, mit Gründen
versehene Fassung vom 9. Oktober 2013, aufzuheben und das
Patent in vollem Umfang aufrecht zu erhalten, hilfsweise im Um-
fang des 1. sachlichen Hilfsantrags aus dem Schriftsatz vom
25. Oktober 2013 sowie im Umfang der Hilfsanträge 2 und 3 aus
dem Schriftsatz vom 4. November 2015 beschränkt aufrecht zu
erhalten.
Die Beschwerdegegnerinnen bzw. Einsprechenden I und II stellen jeweils den An-
trag,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Denselben Antrag hat die Beschwerdegegnerin und Einsprechende III, die
wie angekündigt nicht zu der Verhandlung erschienen ist, in ihrem Schrift-
satz vom 20. Dezember 2013 gestellt (Gerichtsakte Bl. 23).
- 5 -
Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:
„Absperrklappe zur steuerbaren Fluiddurchströmung dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Konstruktion mindestens vier Asymmetrien
aufweist und zwar dahingehend, dass der Drehpunkt 6 der Klap-
penscheibe 7 aus der Mitte der Dichtungsfläche 13 in Richtung der
Rohrleitungsachse 8 versetzt ist (Asymmetrie 1) und zusätzlich
der Drehpunkt 6 der Klappenscheibe 7 aus der Mitte der Klappen-
scheibe 7, senkrecht zur Rohrleitungsachse 8 in Richtung einer
der Rohrleitungswandungen versetzt ist (Asymmetrie 2), und zu-
sätzlich die Dichtungsfläche 13 durch die Form des Mantels des
Körpers 10 beschrieben wird, der durch die Mantelfläche eines
spitzen Kegels beschrieben wird, dessen Spitze aus der Mitte der
Rohrleitungsachse 8 um das Maß 3 (Asymmetrie 3) versetzt ist
und dessen Grundfläche nicht rotationssymmetrisch ist und die
jeweils kürzeste und längste Ausdehnung der Grundfläche unter-
schiedlich lang sind und dieser Unterschied durch das Maß 4 dar-
gestellt wird (Asymmetrie 4).“
Hieran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 4 an, bezüglich deren Wortlaut auf
die Patentschrift verwiesen wird.
Der Anspruch 1 nach Hauptantrag wird in der Fassung gemäß Hilfsantrag 1 be-
züglich der Asymmetrie 2 in der Weise abgeändert (Änderungen fett hervorge-ho-
ben), dass
sowohl
Klappenscheibe 7
,
Rohrleitungswandungen versetzt ist (Asymmetrie 2)“.
- 6 -
An die so abgeänderte Fassung nach Hilfsantrag 1 werden im Hilfsantrag 2 noch
die Merkmalsgruppe
„wobei sich an keiner Stelle des Körpers 10 ein kreisrunder Schnitt
legen läßt“
sowie in Hilfsantrag 3 die zusätzlichen Merkmale
„und wobei die Grundfläche des Körpers 10 durch eine im wesent-
lichen elliptische Form aus mehreren Teilstücken beschrieben
wird, wobei die Achsen der Ellipsen der Teilstücke unterschiedlich
lang sind.“
angefügt.
Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig. In der Sache ist sie
jedoch nicht erfolgreich, da das Patent in keiner der beantragten Fassungen Be-
stand hat.
1.
Die erteilten Unterlagen weisen keine unzulässige Erweiterung auf.
Als Maßstab für die Beurteilung des Patents wird ein Maschinenbauingenieur (FH)
mit mehrjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Absperrklap-
pen angesehen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass dieser über ein Grund-
wissen in konstruktiver Ingenieurgeometrie verfügt.
- 7 -
Der erteilte Anspruch 1 ist im Wesentlichen durch die Zusammenfassung der ur-
sprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 5 und den allgemeinen Merkmalen der
Asymmetrie 4, die durch das Maß 4 des Unterschieds zweier ungleich langer Er-
streckungen der Grundfläche definiert ist, gebildet worden. Letztere sind am Bei-
spiel von ungleich langen Achsen einer Ellipse im ursprünglichen Anspruch 6 so-
wie in Beschreibungsabsatz 17, letzter Spiegelstrich, in Verbindung mit Figur 5,
Bezugszei
chen „4“, offenbart.
Des Weiteren ist der Versatz des Drehpunktes gemäß der Asymmetrie 2 auf die
Mitte der Klappenscheibe und nicht wie im ursprünglichen Anspruch 2 auf die
Mitte der Rohrleitungsachse bezogen. Die Zulässigkeit dieser Änderung wird ne-
ben den Darstellungen in Figur 3 bzw. Figur 5 auch dadurch gestützt, dass gemäß
Absatz [0007] der Offenlegungsschrift, letzter Spiegelstrich, die Rohrleitungsachse
8 auch identisch mit der Symmetrieachse der Dichtungsfläche 13 sein kann. Da
die Dichtungsfläche 13 dem äußeren Umriss der Klappenscheibe 7 entspricht, ist
hiermit implizit offenbart, dass der Versatz ebenfalls auf die Mitte der Klappen-
scheibe 7 bezogen sein kann. Zu dieser Definition wird der Fachmann auch aus
technischer Sicht hingeführt, da sich die Asymmetrie 2 gemäß Absatz [0008] der
Offenlegungsschrift, letzter Satz, auf die Betätigungsmomente der Klappenscheibe
2 auswirkt, wofür zwangsläufig die Positionierung in Bezug auf die Mitte der Klap-
penscheibe relevant ist, nicht aber unbedingt deren Anordnung in Bezug auf die
Rohrleitungsachse 8.
Außerdem ist die so gebildete Merkmalskombination noch in der Weise be-
schränkt worden, dass die Dichtungsfläche nicht durch die Mantelfläche einer spit-
zen Pyramide, sondern durch die eines spitzen Kegels beschrieben wird. Hinsicht-
lich der Offenbarung „einer spitzen Pyramide mit einer z. B. elliptischen Grundflä-
che“ in Absatz [0017] wird von den Einsprechenden I und II eingeräumt, dass der
Fachmann unter dieser Formulierung einen „Kegel“ verstehen wird. Dies bedeutet
jedoch in weiterer Konsequenz, dass im vorliegenden Fall bzw. im Streitpatent,
- 8 -
das sein eigenes Wörterbuch darstellt, die Körperform eines „Kegels“ als Sonder-
form einer „Pyramide“ vom Patent mit umfasst wird.
Schließlich ist auf Grund der lediglich beispielhaften Zitierung einer elliptischen
Grundfläche eine Beschränkung auf „Kegel“ mit dieser speziellen Grundfläche
nicht zwingend erforderlich, sondern es steht im Belieben des Patentinhabers,
sein Patent lediglich durch die Aufnahme des Merkma
ls „Kegel“ zu beschränken.
Somit wird die Dichtfläche nunmehr durch die Mantelfläche eines spitzen Kegels
beschrieben, dessen kegelspezifisch runde Grundfläche anspruchsgemäß nicht
rotationsymmetrisch sein soll.
Damit ist der mit dem Anspruch 1 beanspruchte Gegenstand den ursprünglich
eingereichten Unterlagen entnehmbar.
Gleiches gilt auch für die auf einen Kegel beschränkten Ausgestaltungen nach den
Ansprüchen 2 bis 4, wobei sich deren Merkmale auf den ursprünglichen An-
spruch 6, den Beschreibungsabsatz [0017] der Offenlegungsschrift sowie die Fi-
gur 5 zurückführen lassen.
Die Aufnahme des nicht ausdrücklich in den ursprünglichen Unterlagen genannten
Merkmals einer ovalen Grundfläche in den Beschreibungsabsatz [0017] der Pa-
tentschrift wird als zulässig angesehen, da ovale Grundflächen als verallgemei-
nerte Form einer elliptischen Grundfläche ebenfalls von den ursprünglich bean-
spruchten, nicht rotationssymmetrischen Grundflächen mit umfasst sind und somit
dem Anmeldungsgegenstand nichts hinzugefügt worden ist, was nicht schon in
der ursprünglich offenbarten Lehre enthalten war (vgl. Schulte/Moufang, Patent-
gesetz 9. Auflage, § 38 Rdn. 30, Punkt 2. und 13.).
Damit bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit der erteilten Fas-
sung.
- 9 -
1.
Die Erfindung ist im Patent ausreichend offenbart, so dass der Fachmann
sie ausführen kann.
Dem Einwand der Einsprechenden II, demnach das Patent nicht im gesamten be-
anspruchten Bereich und damit nicht ausführbar sei, kann nicht gefolgt werden.
Hierbei handelt es sich um eine Anforderung an die Ausführbarkeit, die in diesem
Umfang von der höchstrichterlichen Rechtsprechung überhaupt nicht verlangt wird
(vgl. BGH GRUR 2010, 916, 918
– „Klammernahtgerät“). Im Übrigen zeigt bereits
das Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5, bei dem alle Merkmale des Anspruchs 1
verwirklicht sind, dass das Patent im vollen Umfang des Anspruchs 1 ausführbar
ist. Dabei ist es unschädlich, dass in der Praxis Anwendungsfälle möglich sein
können, bei denen es bspw. konstruktive Beschränkungen in der Weise geben
kann, dass die lichte Öffnung der patentgemäßen Konstruktion nicht völlig belie-
big, sondern eben nur „nahezu frei“, d. h. im Rahmen der vorliegenden Randbe-
dingungen, gewählt werden kann (vgl. Abs. [0019] der Patentschrift).
3.
Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist jedoch nicht neu im Sinne von
§ 1 Abs. 1 PatG.
Die E7 offenbart in der Figur 4 sowie auf Beschreibungsseite 1, erster und zweiter
Absatz, eine Absperrklappe zur steuerbaren Fluiddurchströmung, die bereits von
Absperrklappen mit drei Asymmetrien im Sinne des Streitpatents ausgeht („fluid
interception valve“ bzw. „butterfly valve of so-called triple eccentric type“) :
- Der Drehpunkt bzw. die Drehachse A
2
der Klappenscheibe 12 ist aus der Mitte
der Dichtungsfläche (Querschnittsebene Q
1
) in Richtung der Rohrlei-tungs-
achse A1, in Figur 4 ca. 1 cm nach links, versetzt (Asymmetrie 1).
- Der Drehpunkt bzw. die Drehachse A
2
der Klappenscheibe 12 ist aus der Mitte
der Klappenscheibe, hier identisch mit der Rohrleitungsachse A
1
, senkrecht
zur Rohrleitungsachse A
1
in Richtung einer der Rohrleitungswandungen, in Fi-
gur 4 ca. 4 mm nach unten, versetzt (Asymmetrie 2).
- 10 -
- Die Dichtungsfläche 20 wird durch die Form des Mantels des Körpers K
beschrie
ben, der durch die Mantelfläche eines spitzen Kegels („cone“) be-
schrieben wird, dessen Spitze V aus der Mitte der Rohrleitungsachse A
1
um
das Maß 3, in Figur 4 ca. 2,5 cm unterhalb der Achse A
1
, versetzt ist (Asym-
metrie 3).
Der Kegel K weist darüber hinaus gemäß Anspruch 1, 8. Spiegelstrich, bzw. Be-
schreibungsseite 6, 3.
Absatz, eine elliptische Grundfläche („elliptical base“) und
eine Spitze auf, die mit V bezeichnet wird. Da eine elliptische Grundfläche nicht
rotationssymmetrisch ist und sich bekanntermaßen durch zwei ungleich lange
Halbachsen auszeichnet, werden hiermit auch die restlichen Merkmale des An-
spruchs 1 neuheitsschädlich vorweggenommen, demnach die jeweils kürzeste
und längste Ausdehnung der Grundfläche unterschiedlich lang sind und wobei
dieser Unterschied durch das Maß 4 dargestellt werden kann (Asymmetrie 4).
Damit ist der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht neu gegenüber dem
Gegenstand der E7 und somit auch nicht patentfähig.
Die Argumentation des Patentinhabers, dass der Kegel der E7 nicht neuheits-
schädlich sei, da sich in diesen auch kreisrunde Schnitte legen ließen und dieser
damit eine rotationssymmetrische Grundfläche zur Bildung seiner Mantelfläche
aufweise, kann nicht überzeugen. So steht die Vorgabe des Patentinhabers, dass
zur Beschreibung eines Körpers immer die einfachste geometrische Form, hier ein
Kreis, heranzuziehen sei, nicht im Einklang mit dem eigenen Patent. Diesbezüg-
lich ist nämlich im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 5 und der zugehörigen Figu-
renbeschreibung in Absatz [0017] ausdrücklich von einem spitzen Kegel mit einer
elliptischen Grundfläche die Rede und in der zugehörigen Figur 5 im Schnitt A-A
ist offensichtlich eine Ellipse dargestellt, deren beide Halbachsen sich um das
Maß 4 unterscheiden. Und auch der weitere vom Patentinhaber angeführte As-
pekt, dass die Dichtungsfläche nicht rotationssym-metrisch sein dürfe, vermag
- 11 -
nicht zu greifen, da sich dieses Merkmal nicht im Anspruch wiederfindet, worauf
die Einsprechende II in der Verhandlung zu Recht hingewiesen hat.
4.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist ebenfalls nicht neu.
Das in den Anspruch 1 zusätzlich aufgenommene Merkmal, dass der Drehpunkt 6
der Klappenscheibe 7 aus der Mitte der Rohrleitungsachse 8, senkrecht zur
Rohrleitungsachse in Richtung einer der Rohrleitungswandungen versetzt ist, ent-
spricht der ursprünglichen Definition der Asymmetrie 2 in der Offenlegungsschrift
(siehe Anspruch 2 sowie Absatz [0007] i. V. m. Figuren 3 bzw. 5). Die Merkmale
des Anspruchs 1 gemäß Hilfsantrag 1 sind damit ursprünglich offenbart.
Dessen Gegenstand ist jedoch nicht neu gegenüber der E7, da das neu aufge-
nommene Merkmal, wie bereits unter Punkt 3. ausgeführt, der E7 ebenfalls ent-
nehmbar ist (siehe auch Figur 4, Versatz der Drehachse A
2
der Klappenscheibe
12 aus der Mitte der Rohrleitungsachse A
1
).
Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist damit mangels Neuheit seines
Gegenstandes nicht gewährbar.
5.
Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist eine unzulässige Erweiterung auf.
Das neu in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufgenommene Merkmale, dass
„sich an keiner Stelle des Körpers 10 ein kreisrunder Schnitt legen lässt“, ist den
ursprünglichen Unterlagen nicht entnehmbar und ergibt sich für den Fachmann
auch nicht implizit.
Zwar wird in dem zu Figur 5 gehörigen Beschreibungsabsatz [0017] ausgeführt,
dass die Dichtungsfläche nicht rotationssymmetrisch und damit auch nicht kreis-
rund sein darf. Jedoch wird dies in Verbindung mit einem Kegel mit elliptischer
Grundfläche offenbart, in den sich bei entsprechender Schnittwahl auch kreis-
- 12 -
runde Schnitte legen lassen (s. a. E7, Ebene Q
1
in Figur 4 i. V. m. Anspruch 1, 9.
und 10. Spiegelstrich). Eine Offenbarung dahingehend, dass sich in den Kegel
(überhaupt) keine kreisrunde Schnitte legen lassen sollen, ist hieraus jedenfalls
nicht herleitbar.
Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist damit nicht gewährbar.
6.
Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist ebenfalls unzulässig erweitert.
Der Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 ist bereits schon deshalb nicht gewährbar, da
dieser auf dem als unzulässig erachteten Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufbaut.
Des Weiteren findet sich für die neu angefügten Merkmale, dass „die Grundfläche
des Körpers 10 durch eine im wesentlichen elliptische Form aus mehreren Teilstü-
cken beschrieben wird, wobei die Achsen der Ellipsen der Teilstücke unterschied-
lich lang sind“, in den ursprünglich eingereichten Unterlagen wiederum keine
Stütze. So wird in der Beschreibung des patentgemäßen Ausführungsbei-spiels in
den Absätzen [0017] und [0018] ein Kegel mit einer elliptischen Grundfläche of-
fenbart, die ausdrücklich nur eine (einzelne) Ellipse mit ungleich langen Achsen
aufweist. Und auch die zugehörige Schnittdarstellung A-A in Figur 5 zeigt offen-
sichtlich nur eine zu ihren Halbachsen symmetrische Ellipse, so dass sich auch
hieraus kein Hinweis auf eine aus mehreren (unterschiedlichen elliptischen) Teil-
stücken zusammengesetzte Grundfläche ergibt.
Auch deshalb ist der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 nicht gewährbar.
7.
Mit dem nicht gewährbaren Anspruch 1 nach Hauptantrag sind auch die hie-
rauf rückbezogenen Unteransprüche nicht gewährbar (BGH GRUR 1997, 120
„Elektrisches Speicherheizgerät“ in Verbindung mit BGH GRUR 1980, 716, 718
„Schlackenbad“). Ergänzend hierzu wird darauf hingewiesen, dass die Ausgestal-
- 13 -
tungen gemäß den Unteransprüchen 2 bis 4 vollumfänglich durch die E7 vorweg-
genommen werden und damit keine erfinderische Tätigkeit begründen könnten.
III.
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1.
das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2.
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.
einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4 .
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5.
der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6.
der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-
lich einzulegen.
Hildebrandt
Eisenrauch
Küest
Richter
prö