Urteil des BPatG vom 28.11.2016

Klagerücknahme, Nichtigkeitsgrund, Nichtigkeitsklage, Hauptsache

BPatG 253

08.05

BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

1 Ni 16/11 (EP)

verbunden mit

1 Ni 18/11 (EP)

(Aktenzeichen)

SCHLUSSURTEIL

An Verkündungs Statt

zugestellt am:

28.11.2016

…

In der Patentnichtigkeitssache

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…

betreffend das europäische Patent 1 389 274

(DE 602 07 239)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts im schriftlichen

Verfahren mit Schriftsatzfrist bis 9. September 2016 durch die Präsidentin Schmidt

und die Richterin Grote-Bittner sowie die Richter Dipl.-Ing. Schlenk,

für Recht erkannt:

Von den Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des

Berufungsverfahrens tragen die Klägerinnen 25 % und die Be-

klagte 75 %.

T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für das Gebiet der

Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 389 274 mit der

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Bezeichnung „Directly Actuated Injection Valve“ („Direkt betätigtes Einspritz-

ventil“), dessen Erteilung, u. a. mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland,

am 9. November 2005 bekannt gemacht wurde, und das vom Deutschen Patent-

und Markenamt unter der Nummer 602 07 239 geführt wird.

Das Streitpatent, das in seiner erteilten Fassung 42 Patentansprüche umfasste,

war in vollem Umfang von den zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung

verbundenen Nichtigkeitsklagen der Klägerinnen angegriffen worden. Mit Schrift-

satz vom 25. Oktober 2012 hatte allein die Klägerin zu 1. vor dem Bundespatent-

gericht den Nichtigkeitsgrund der nicht ausführbaren Offenbarung geltend

gemacht.

Das Bundespatentgericht hat mit Urteil vom 20. November 2012, berichtigt durch

Beschluss vom 22. März 2013, unter Klageabweisung im Übrigen das Streitpatent

mit Änderungen der Fassung der Ansprüche 1 bis 37 gemäß Hilfsantrag 4 der

Beklagten teilweise für nichtig erklärt und die Kosten des Rechtsstreits zu 25 %

den Klägerinnen und zu 75 % der Beklagten auferlegt.

Gegen das Urteil des Bundespatentgerichts haben die Klägerin zu 2. und die

Beklagte Berufung sowie die Klägerin zu 1. Anschlussberufung eingelegt. Mit ihren

Rechtsmitteln haben die Klägerinnen die vollständige Nichtigkeitserklärung des

Streitpatents weiterverfolgt und die Beklagte in erster Linie weiterhin die vollum-

fängliche Klageabweisung angestrebt. Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom

9. Juni 2015 unter Zurückweisung der Rechtsmittel der Parteien im Übrigen auf

die Anschlussberufung der Klägerin zu 1. das erstinstanzliche Urteil im Kosten-

punkt und insoweit aufgehoben sowie zur erneuten Verhandlung und Ent-

scheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen, als die Klage der

Klägerin zu 1. mit dem Nichtigkeitsgrund der mangelnden ausführbaren Offenba-

rung abgewiesen worden ist. Das Berufungsgericht hat dem Bundespatentgericht

zugleich aufgegeben, über die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens einschließlich

der Kosten des Berufungsverfahrens zu entscheiden.

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Mit Schriftsatz vom 25. Juli 2016 hat die Klägerin zu 1. die Rücknahme der Nich-

tigkeitsklage im noch anhängigen Umfang (Nichtigkeitsgrund der mangelnden

ausführbaren Offenbarung) erklärt.

Die Klägerin zu 1. und die Beklagte stellen ausdrücklich keinen Kostenantrag. Die

Beklagte führt hierzu aus, dass sie sich mit der Klägerin zu 1. vollumfänglich

außergerichtlich geeinigt habe und daher eine Kostenentscheidung zwischen

diesen Parteien nicht zu treffen sei. Die Kosten des Berufungsverfahrens wären

gegeneinander aufzuheben, da sämtliche Berufungen zurückgewiesen worden

seien.

Mit Beschluss vom 22. August 2016 hat der Senat für eine im schriftlichen Ver-

fahren zu treffende Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich

der Kosten des Berufungsverfahrens als Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze einge-

reicht werden können, den 9. September 2016 bestimmt.

Die Klägerin zu 1. und die Beklagte haben sich daraufhin nicht mehr schriftsätzlich

geäußert. Die Klägerin zu 2. hat in ihrem Schriftsatz vom 20. September 2016 die

Auffassung vertreten, dass ihr wegen der Geltendmachung des Nichtigkeitsgrun-

des der mangelnden Ausführbarkeit ausschließlich durch die Klägerin zu 1. keine

Kosten und zwar auch nicht anteilig auferlegt werden könnten. Wegen der unter-

schiedlichen Berufungsstreitwerte dürfe nicht eine Kostenentscheidung mit dem

Inhalt getroffen werden, dass die Kosten des Berufungsverfahrens gegeneinander

aufgehoben werden. Sie hält eine Kostenverteilung gemäß dem erstinstanzlichen

Urteil vom 20. November 2012 für sachgerecht mit Ausnahme der möglicherweise

durch die Aufhebung und Zurückverweisung an das Bundespatentgericht zusätz-

lich entstandenen Kosten, die allein von der Klägerin zu 1. und der Beklagten zu

tragen seien. Da sie nicht mehr Partei dieses fortgeführten Verfahrens gewesen

sei, könne sie auch keine Kostentragungspflicht treffen.

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Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwi-

schen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen und den weiteren

Akteninhalt Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren hat der Senat, nachdem die Klägerin zu 1.

nach Durchführung des Berufungsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof und der

teilweisen Zurückverweisung an das Bundespatentgericht die Nichtigkeitsklage im

noch rechtshängigen Umfang zurückgenommen hat, eine Entscheidung nur noch

über die Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsver-

fahrens und nicht mehr in der Hauptsache zu treffen.

Die Klägerin zu 1. hat mit Schriftsatz vom 25. Juli 2016 die Rücknahme der Nich-

tigkeitsklage im noch rechtshängigen Umfang (Nichtigkeitsgrund der ausführbaren

Offenbarung) erklärt. Die (teilweise) Klagerücknahme durch die Klägerin zu 1. war

zulässig. Eine rechtskräftige Entscheidung lag insoweit nicht vor, nachdem der

Bundesgerichtshof hinsichtlich des Nichtigkeitsgrundes der fehlenden ausführba-

ren Offenbarung über die Anschlussberufung der Klägerin zu 1. nicht abschlie-

ßend entschieden, sondern das Urteil des Bundespatentgerichts vom 20. Novem-

ber 2012 insoweit aufgehoben und zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen

hatte. Einer Zustimmung der Beklagten zur Klagerücknahme bedurfte es nicht, da

abweichend von § 269 Abs. 2 ZPO die Klagerücknahme der Nichtigkeitsklage als

Popularrechtsbehelf in jeder Lage des Verfahrens bis zur Rechtskraft der Ent-

scheidung möglich ist (vgl. BGH GRUR 1964, 18

– Konditioniereinrichtung; GRUR

1993, 895

– Hartschaumplatten).

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 3

ZPO im schriftlichen Verfahren durch Schlussurteil, nachdem das Urteil des

Senats vom 20. November 2012 teilweise aufgehoben und der Rechtsstreit an das

Bundespatentgericht zur erneuten Entscheidung in der Hauptsache über den

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Nichtigkeitsgrund der fehlenden ausführbaren Offenbarung und über die Kosten

des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Berufungsverfahrens zurückver-

wiesen worden war. Hierbei waren die Ausführungen der Klägerin zu 2. in ihrem

Schriftsatz vom 20. September 2016 zu berücksichtigen, obwohl er nach dem

Zeitpunkt eingegangen ist, bis zu dem die Parteien nach dem Beschluss vom

22. August 2016 Schriftsätze gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 2 ZPO

einreichen konnten. Der Schriftsatz vom 20. September 2016 enthält nämlich aus-

schließlich rechtliche Ausführungen, die von den Parteien bis zur Urteilsverkün-

dung jederzeit vorgebracht werden können.

Bei der instanzabschließenden Entscheidung hat der Senat über die Kosten des

Rechtsstreits von Amts wegen ohne Antrag der Parteien gemäß § 84 Abs. 2

Satz 1 PatG zu entscheiden. Nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Kosten-

entscheidung war des Weiteren vom Senat eine Entscheidung über die gesamten

Kosten des Rechtsstreits zu treffen, weshalb einzelne Kostenteile wie die der Klä-

gerin zu 1. und der Beklagten trotz ihres außergerichtlichen Vergleichs nicht aus-

genommen werden konnten.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 92 Abs. 1

2. Halbsatz, 100 Abs. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Da der Bundesgerichtshof die

Sache zurückverwiesen hat, richtet sich die Kostenentscheidung nach §§ 91 ff.

ZPO und obliegt dem unteren Gericht (Zöller-Herget, ZPO, 31. Aufl., Rdn. 7 zu

§ 97). Die Kosten waren auf die Parteien zu verteilen, wie aus dem Tenor ersicht-

lich. Das Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens der Parteien ist unter Be-

rücksichtigung der teilweisen Klagerücknahme mit 25 % zu 75 % angemessen

bewertet. Diese Kostenquotelung entspricht der bereits im Urteil des Senats vom

20. November 2012 ausgesprochenen Kostenverteilung, nach dem die Klägerin

zu 1. im später zurückgenommenen Umfang der Nichtigkeitsklage bereits ohne

Erfolg geblieben war. Es liegen keine Gründe dafür vor, eine anderslautende

Kostenentscheidung zu treffen, nachdem das Urteil des Senats vom 20. Novem-

ber 2012 zu Ziffer I. im Ausspruch der teilweisen Nichtigkeitserklärung des

Streitpatents nach der Klagerücknahme der Klägerin zu 1. und Zurückweisung der

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Rechtsmittel der Parteien im Übrigen rechtskräftig geworden ist. Die Quotelung

entspricht auch dem Obsiegen und Unterliegen der Parteien im Berufungsver-

fahren, nachdem alle drei Parteien letztlich

– nach teilweiser Klagerücknahme

auch die Klägerin zu 1. - erfolglose Rechtsmittel eingelegt haben und es daher bei

dem Ausspruch des erstinstanzlichen Urteils geblieben ist. Der zwischen der Klä-

gerin zu 1. und der Beklagten geschlossene außergerichtliche Vergleich konnte

ebenfalls nicht zu einer anderen Kostenverteilung führen. Diese Parteien haben

den Inhalt ihrer vereinbarten Kostenregelung dem Gericht nicht einmal mitgeteilt.

Für eine unterschiedliche Kostenbelastung der Klägerinnen nach § 100 Abs. 2

ZPO ist kein Raum, nachdem beide Klägerinnen mit ihren Nichtigkeitsklagen und

ihren Rechtsmitteln die vollumfängliche Nichtigkeitserklärung des Streitpatents

verfolgt und sie mit den von ihnen identisch geltend gemachten Nichtigkeits-

gründen nur teilweise Erfolg hatten. Mithin waren die Klägerinnen an den erst- und

zweitinstanzlichen Verfahren nicht im Sinne dieser Vorschrift erheblich unter-

schiedlich beteiligt.

Da das vorliegende Schlussurteil mit der isolierten Kostenentscheidung im Hin-

blick auf die rechtskräftig gewordene Entscheidung des Senats in der Hauptsache

gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 99 Abs.1 ZPO nicht selbständig

anfechtbar ist, ist eine Rechtsbehelfsbelehrung nicht veranlasst. Aus demselben

Grund hat auch ein Ausspruch über eine vorläufige Vollstreckbarkeit des Schluss-

urteils zu unterbleiben.

Schmidt

Grote-Bittner

Schlenk

Dr. Krüger

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