Urteil des BGH vom 18.12.2012

Routenplanung Leitsatzentscheidung

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 3/12

Verkündet am:

18. Dezember 2012

Anderer

Justizangestellte

als Urkundsbeamtin

der Geschäftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk:

BGHZ:

nein

BGHR:

Routenplanung

PatG § 112 Abs. 2, § 117 Satz 1; ZPO § 529 Abs. 2 Satz 2

Hat der Berufungskläger in zulässiger Weise die Verletzung des materiellen

Rechts gerügt, so hat das Berufungsgericht innerhalb des mit der Berufung zur

Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung

durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Hierbei

ist es - anders als bei Verfahrensrügen - an die geltend gemachten Berufungs-

gründe nicht gebunden.

EPÜ Art. 52 Abs. 2 Buchst. c und d, Art. 56

a) Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf die

Anweisung beschränkt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung

einzusetzen, können jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätig-

keit nicht berücksichtigt werden (Bestätigung von BGH, Urteil vom

26. Oktober 2010 - X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 36 - Wiedergabe topo-

grafischer Informationen).

b) Dies gilt auch dann, wenn solche Anweisungen zu einer Verringerung der

erforderlichen Rechenschritte führen.

BGH, Urteil vom 18. Dezember 2012 - X ZR 3/12 - Bundespatentgericht

- 2 -

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung

vom 18. Dezember 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die

Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das am 4. Oktober 2011 verkün-

dete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentge-

richts abgeändert.

Das europäische Patent 1 147 375 wird mit Wirkung für die Bundes-

republik Deutschland insgesamt für nichtig erklärt.

Die Anschlussberufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik

Deutschland erteilten europäischen Patents 1 147 375 (Streitpatents), das am

6. Oktober 1999 unter Inanspruchnahme der Priorität einer deutschen Anmel-

dung vom 21. Dezember 1998 angemeldet worden ist und ein Verfahren zur

Leitung eines Führers eines Fahrzeugs von mindestens einem Start- zu min-

destens einem Zielpunkt betrifft. Patentanspruch 1, auf den sechs weitere Pa-

tentansprüche zurückbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung in der Ver-

fahrenssprache:

"Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraft-

fahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens

- 3 -

einem Zielpunkt, wobei eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu dem

mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach

Vorgabe einer bestimmten Eigenschaft dem Fahrzeugführer im Rahmen der

Routenplanung solche Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebe-

ne Eigenschaft verfügen, zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten

werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der Routenplanung aus-

genommen werden."

Die Klägerin hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit ange-

griffen. Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weiter-

gehenden Klage dadurch für nichtig erklärt, dass Patentanspruch 1 die nachfol-

gend (unter Hervorhebung der Änderungen gegenüber der erteilten Fassung)

wiedergegebene Fassung erhält und die weiteren Patentansprüche sich auf

diese Fassung zurückbeziehen:

"Verfahren zur Leitung eines Führers eines Fahrzeugs, insbesondere eines Kraft-

fahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffs, von mindestens einem Start- zu mindestens

einem Zielpunkt, wobei eine Streckenabschnitte aufweisende Fahrtroute von dem

mindestens einen Start- zu dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass nach Vorgabe einer bestimmten der Fahrzeug-

führer im Rahmen der Routenplanung eine vorgegebene Eigenschaft für einen po-

tentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen kann, wobei eine auswählbare

Eigenschaft eine Straßenbenutzungsgebühr ist, wobei dem Fahrzeugführer die

Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht werden, die über die zuvor ausgewählte

Eigenschaft verfügen, dass dem Fahrzeugführer im Rahmen der Routenplanung

solche einzelnen Streckenabschnitte der Fahrtroute, die über die vorgegebene zu-

vor ausgewählte Eigenschaft verfügen, zur jeweiligen individuellen Auswahl oder

Ablehnung angeboten werden, und dass abgelehnte Streckenabschnitte von der

Routenplanung ausgenommen werden."

Mit ihrer Berufung begehrt die Klägerin weiterhin die vollständige Nichtig-

erklärung des Streitpatents. Die Beklagte beantragt in erster Linie, die Berufung

zurückzuweisen. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im Wege der An-

schlussberufung in sechs abermals geänderten Fassungen.

- 4 -

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Berufung ist begründet. Der Gegenstand des Streitpatents

ist in keiner der verteidigten Fassungen patentfähig, weil die Merkmale, durch

die er sich vom Stand der Technik unterscheidet, die Lösung des technischen

Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen oder zumindest beeinflussen

und deshalb bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit außer Betracht zu blei-

ben haben.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation.

In der Streitpatentschrift wird ausgeführt, bei im Stand der Technik

bekannten Navigationsgeräten sei es möglich, bestimmte Streckenabschnitte,

zum Beispiel Abschnitte, die gebührenpflichtig sind, nach Vorgabe des Benut-

zers bei der Routenberechnung auszuschließen. Die Auswahlmöglichkeit be-

stehe jedoch nur für die Route insgesamt.

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,

ein Navigationssystem zur Verfügung zu stellen, bei dem der Benutzer weiter-

gehende Auswahlmöglichkeiten hat.

Zur Lösung wird in Patentanspruch 1 in der Fassung des ange-

fochtenen Urteils ein Verfahren zur Fahrzeugnavigation vorgeschlagen, dessen

Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

Das Verfahren dient zur Leitung des Fahrers eines Fahrzeugs

von mindestens einem Start- zu mindestens einem Zielpunkt.

Es wird eine Fahrtroute von dem mindestens einen Start- zu

dem mindestens einen Zielpunkt bestimmt, die mindestens zwei

Streckenabschnitte aufweist.

- 5 -

Im Rahmen der Routenplanung bestehen folgende Auswahl-

möglichkeiten:

Der Fahrer kann eine vorgegebene Eigenschaft für einen

potentiell zu meidenden Streckenabschnitt auswählen.

Eine auswählbare Eigenschaft ist eine Straßenbenut-

zungsgebühr.

Dem Fahrer werden die Streckenabschnitte zur Kenntnis

gebracht, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft ver-

fügen.

Dem Fahrer wird angeboten, die einzelnen Streckenab-

schnitte, die über die zuvor ausgewählte Eigenschaft ver-

fügen, jeweils individuell auszuwählen oder abzulehnen.

Abgelehnte Streckenabschnitte werden von der Routenplanung

ausgenommen.

Das geschützte Verfahren hat gegenüber den in der Streitpatent-

schrift als Stand der Technik beschriebenen Verfahren den Vorteil, dass die

Entscheidung, ob Streckenabschnitte, die gebührenpflichtig sind oder sonstige

Besonderheiten aufweisen, berücksichtigt oder gemieden werden sollen, nicht

für die Route insgesamt getroffen werden muss, sondern für jeden einzelnen

Streckenabschnitt individuell getroffen werden kann.

Um dem Fahrer diese Entscheidung zu ermöglichen, ist in den

Merkmalen 3 c und 3 d vorgesehen, dass ihm die Streckenabschnitte, die die

ausgewählte Eigenschaft aufweisen, zur Kenntnis gebracht und so angeboten

werden, dass er sie individuell auswählen oder ablehnen kann. Hierbei ist, wie

das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, nicht ausgeschlossen, dass zu-

sätzlich auch andere Streckenabschnitte zur Kenntnis gebracht und in der ge-

nannten Weise angeboten werden. Wenn dies geschieht, muss aber sicherge-

stellt sein, dass der Fahrer erkennen kann, welche Streckenabschnitte die aus-

- 6 -

gewählte Eigenschaft aufweisen. In welcher Weise dies geschieht, ist im Streit-

patent nicht näher festgelegt.

Hinsichtlich der Kriterien, nach denen die zur individuellen Bear-

beitung vorgeschlagene Route erstellt wird, trifft das Streitpatent keine näheren

Festlegungen.

Daraus ist zu folgern, dass der Gegenstand des Streitpatents auch Verfah-

ren umfasst, bei denen bestimmte Präferenzen des Fahrers schon bei der Erar-

beitung dieses Vorschlags berücksichtigt werden und dem Fahrer nur solche

Vorschläge unterbreitet werden, die seinen Präferenzen so weit wie möglich

entsprechen. Nach dem vom Streitpatent geschützten Verfahren wird dem Fah-

rer aber zusätzlich die Möglichkeit geboten, einen Routenvorschlag, der nach

allgemeinen, für die gesamte Route geltenden Vorgaben erstellt worden ist,

individuell abzuändern. Hierzu werden ihm gemäß den Merkmalen 3 c und 3 d

diejenigen Streckenabschnitte der vorgeschlagenen Route zur Kenntnis gege-

ben und zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten, die bestimmte

vorgegebene Eigenschaften aufweisen.

II.

Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Beru-

fungsverfahren von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen

Urteils sei neu und beruhe auf erfinderischer Tätigkeit. Der Fachmann, ein

Diplomingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Elektronik und

mehrjähriger einschlägiger Berufserfahrung, habe aus den vorgelegten Ent-

gegenhaltungen keinen Hinweis zur Schaffung eines Verfahrens mit den Merk-

malen 3 a bis 3 d erhalten. In der US-Patentschrift 5 220 507 (NK9) und der

Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung 838 797 (NK5) seien Ver-

fahren offenbart, bei denen bestimmte Eigenschaften wie Streckenlänge oder

- 7 -

Fahrzeit vor der Routenberechnung für die gesamte Strecke vorgegeben wür-

den. Die in den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d beschriebenen Auswahl- und An-

zeigemöglichkeiten stünden dem Fahrer deshalb nicht für einzelne Strecken-

abschnitte zur Verfügung. Auch bei dem in der Bedienungsanleitung zu der

Software "Auto Route plus" (NK12) offenbarten Verfahren würden vorgegebene

Eigenschaften für die gesamte Strecke ausgewählt. Außerdem würden dort alle

Streckenabschnitte angeboten, nicht nur diejenigen, die die ausgewählte Eigen-

schaft aufwiesen. Bei dem in der prioritätsälteren Anmeldung WO 99/14701

(NK8) offenbarten Verfahren seien bestimmte Eigenschaften vorgegeben und

der Fahrer könne diese nicht im Rahmen der Routenplanung für einen potentiell

zu vermeidenden Streckenabschnitt auswählen.

III.

Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren in

einem entscheidenden Punkt nicht stand.

Zu Recht ist das Patentgericht allerdings zu dem Ergebnis ge-

langt, dass die Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefoch-

tenen Urteils in keiner der vorliegenden Entgegenhaltungen in ihrer Gesamtheit

offenbart sind.

Entgegen der Auffassung der Klägerin weist das in dem Handbuch

zu der Software "AutoRoute Plus for Windows" (NK12) offenbarte Verfahren zur

Berechnung von Routen nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streit-

patents auf.

(1)

Offenbart sind die Merkmale 1, 2 und 4.

In der Eingabemaske des Programms können ein Start- und ein Zielpunkt

eingetragen werden (S. 25), wie dies in Merkmal 1 vorgesehen ist. Die berech-

nete Route wird in einer listenartigen Darstellung angezeigt (S. 33), die in Über-

einstimmung mit Merkmal 2 mehrere Streckenabschnitte aufweist. Auch Merk-

- 8 -

mal 4 ist verwirklicht, denn der Benutzer kann die vorgeschlagene Route indivi-

duell bearbeiten und jeden einzelnen Streckenabschnitt von der Routenplanung

ausnehmen (S. 39).

(2)

Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass

das in NK12 offenbarte Verfahren dem Fahrer nicht die in den Merkmalen 3 a,

3 c und 3 d vorgesehenen Auswahlmöglichkeiten bietet.

Der Benutzer kann allerdings in einer Maske abgestufte Präferenzwerte

für bestimmte Straßentypen (Motorways, A Roads, B Roads, S. 30 f.) eingeben.

Damit kann er beeinflussen, ob und mit welcher Intensität die betroffenen Stra-

ßentypen bei der Berechnung der Route berücksichtigt werden. Wenn allen

Straßentypen der Standardwert zugewiesen ist, wird ohne Rücksicht auf den

Straßentyp die schnellste Route ermittelt. Wenn einem oder mehreren Straßen-

typen abweichende Präferenzwerte zugewiesen werden, werden diese Typen

bei der Berechnung der Route entsprechend bevorzugt oder nachrangig be-

rücksichtigt (S. 31 Abs. 1 und 2). Unabhängig von der Auswahl wird dem Be-

nutzer in der listenartigen Darstellung des anhand dieser Vorgaben erstellten

Routenvorschlags der Straßentyp des jeweiligen Streckenabschnitts angezeigt

(S. 33). Er hat damit die Möglichkeit, Streckenabschnitte eines von ihm nicht

präferierten Typs individuell abzulehnen.

Diese Auswahlmöglichkeit genügt jedoch nicht den Anforderungen, die

sich aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d ergeben. Mit der Vergabe der Präfe-

renzwerte für einzelne Straßentypen wird die Art und Weise beeinflusst, in der

das Programm den Routenvorschlag erarbeitet, der dem Benutzer zur Auswahl

und individuellen Überarbeitung angeboten wird. Diese Präferenzwerte gelten

mithin für die gesamte Route. Der Benutzer hat keine Möglichkeit, zusätzlich zu

diesen Vorgaben Eigenschaften auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte

Streckenabschnitte des Routenvorschlags zur individuellen Auswahl oder Ab-

lehnung angeboten werden. Er kann die Liste der ihm zur individuellen Auswahl

- 9 -

oder Ablehnung angebotenen Teilstrecken zwar durch Änderung der Präfe-

renzwerte beeinflussen. Damit ändert er jedoch zugleich die Vorgaben, die für

die Berechnung des Routenvorschlags insgesamt gelten. Er hat nicht die Mög-

lichkeit, es für die Berechnung der gesamten Route bei allgemeinen Vorgaben -

etwa einer möglichst kurzen Fahrtdauer - zu belassen und zusätzlich Kriterien

auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Teilstrecken dieser Route zur indi-

viduellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann dieses Ziel al-

lenfalls dadurch erreichen, dass er allen Straßentypen den mittleren Präferenz-

wert zuweist und die von ihm nicht präferierten Streckenabschnitte anhand der

ohnehin angezeigten Informationen zum Straßentyp individuell markiert und

abwählt. Dann ist die ihm angebotene Auswahlmöglichkeit indes nicht das Er-

gebnis einer vorherigen Auswahl bestimmter Straßentypen, sondern ein Ne-

beneffekt davon, dass der Straßentyp ohnehin stets und für alle Streckenab-

schnitte angezeigt wird. Diese Vorgehensweise - die in NK12 ohnehin nicht

unmittelbar und eindeutig offenbart ist, sondern sich dem Fachmann allenfalls

unter Rückgriff auf weitergehende Kenntnisse erschließt - entspricht nicht den

bereits oben dargelegten Anforderungen aus den Merkmalen 3 a, 3 c und 3 d.

Das in der US-Patentschrift 5 220 507 (NK9) offenbarte Navigati-

onssystem weist ebenfalls nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streit-

patents auf.

(1)

Das in NK9 offenbarte System unterbreitet dem Benutzer nach

Eingabe eines Start- und eines Zielorts sowie optional weiterer Kriterien bis zu

drei unterschiedliche Routenvorschläge. Als einer der Vorteile dieser Vorge-

hensweise wird angeführt, der Benutzer erhalte einen alternativen Routenvor-

schlag, ohne erneut Daten eingeben zu müssen (Sp. 4 Z. 63 bis Sp. 5 Z. 28).

Zur Berechnung der alternativen Vorschläge wird ein im Voraus festgelegtes

Kriterium herangezogen (Sp. 2 Z. 23-29, Sp. 10 Z. 9-15). Als Beispiel wird an-

gegeben, dass das System aus dem jeweils vorherigen Vorschlag das längste

Hauptstraßensegment ermittelt, das mindestens 40% der gesamten Wegstre-

- 10 -

cke umfasst, und dieses Segment bei der Berechnung des nächsten Vor-

schlags unberücksichtigt lässt (Sp. 7 Z. 25-45). Ergänzend wird ausgeführt, die

zusätzlichen Routenvorschläge, deren Anzahl auch größer oder kleiner als zwei

sein könne (Sp. 9 Z. 11-13), könnten auch nach einem anderen Kriterium be-

rechnet werden (Sp. 9 Z. 14-18).

(2)

Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die

Merkmalsgruppe 3.

Entgegen der Auffassung der Klägerin kann den Ausführungen in NK9,

wonach das Kriterium zur Auswahl der Streckenabschnitte, die bei der Berech-

nung einer Alternativroute unberücksichtigt bleiben sollen, schon vor der Be-

rechnung des ersten Routenvorschlags festgelegt wird, nicht unmittelbar und

eindeutig entnommen werden, dass dieses Kriterium vom Benutzer ausgewählt

werden kann, wie dies in Merkmal 3 a vorgesehen ist.

Unabhängig davon fehlt es jedenfalls an der in den Merkmalen 3 c und 3 d

vorgesehenen Kenntnisgabe und individuellen Auswahlmöglichkeit für Stre-

ckenabschnitte, die die zuvor ausgewählte Eigenschaft aufweisen. Dass bei

den als Alternative angebotenen Routen im Vergleich zum ersten Routenvor-

schlag Teilstrecken unberücksichtigt bleiben, die ein bestimmtes Kriterium erfül-

len, reicht zur Verwirklichung dieser Merkmale nicht aus, weil der Benutzer nicht

die Möglichkeit hat, solche Teilstrecken individuell auszuwählen oder abzu-

lehnen. Eine solche Möglichkeit besteht auch dann nicht, wenn dem Benutzer

mehr als drei Routenvorschläge unterbreitet werden. Zwar ist denkbar, dass bei

kurzen oder aus wenigen Abschnitten bestehenden Strecken so viele unter-

schiedliche Routenvorschläge erstellt werden, dass alle theoretisch denkbaren

Kombinationen der einzelnen Teilstrecken zur Auswahl stehen. Zur Verwirkli-

chung von Merkmal 3 d muss ein Verfahren jedoch geeignet sein, dem Fahrer

die individuelle Auswahl oder Ablehnung einzelner Streckenabschnitte auch bei

einer größeren Anzahl von Abschnitten zu ermöglichen.

- 11 -

Auch das in der nach dem Prioritätstag veröffentlichten, aber prio-

ritätsälteren internationalen Patentanmeldung WO 99/14701 (NK8) offenbarte

Navigationssystem weist nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 des Streit-

patents auf.

(1)

Bei dem in NK8 offenbarten Verfahren wird jedem Straßenab-

schnitt ein "Kostenwert" zugeordnet. Die Höhe dieses Werts kann nicht allein

durch finanzielle Faktoren wie zum Beispiel eine Gebührenpflicht beeinflusst

werden, sondern auch durch andere Faktoren wie etwa den Straßentyp, die

voraussichtliche Fahrzeit und die Wahrscheinlichkeit von Verkehrsbehinderun-

gen (S. 4 Z. 23-28). Der Benutzer kann diese Werte durch individuelle Eingaben

beeinflussen. Hierzu wird ihm eine Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehinde-

rungen angezeigt, in der er vorhandene Einträge entfernen, neue Einträge hin-

zufügen und bei jedem Eintrag den Wert für die Wahrscheinlichkeit einer Ver-

kehrsbehinderung verändern kann (S. 5 Z. 22-24). Um Einträge in der Liste zu

bearbeiten, kann der Benutzer bestimmte Streckenabschnitte anhand von ge-

bietsbezogenen Kriterien wie dem Namen eines Bundesstaats, einer Stadt,

eines Bezirks (local area) oder einer Straße auswählen.

In einem weiteren Menü kann der Benutzer durch Eingabe abgestufter

Werte beeinflussen, ob eher eine kurze Fahrzeit oder eher eine kurze Strecke

angestrebt wird und ob Schnellstraßen (highways) sowie gebührenpflichtige

Straßen eher bevorzugt oder eher vermieden werden sollen. Diese Werte flie-

ßen in die Berechnung des Kostenwerts von betroffenen Streckenabschnitten

ein (S. 7 Z. 4 bis S. 8 Z. 18).

Wenn Start- und Zielort festgelegt sind, schlägt das System diejenige Rou-

te vor, die den geringsten Kostenwert aufweist (S. 9 Z. 5-11). Der Benutzer

kann auch während der Fahrt die Liste der Abschnitte mit Verkehrsbehinderun-

gen in der oben geschilderten Weise bearbeiten und hierzu die im Routenvor-

schlag enthaltenen Streckenabschnitte auswählen. Nach einer Änderung ermit-

- 12 -

telt das System erneut die Route mit dem geringsten Kostenwert (S. 9 Z. 23-

30).

(2)

Damit sind die Merkmale 1, 2 und 4 offenbart, nicht aber die

Merkmalsgruppe 3.

Ähnlich wie bei dem in NK9 offenbarten Verfahren kann der Benutzer zwar

auch bei dem Verfahren nach NK8 vorgeben, inwieweit bestimmte Straßen-

typen bei der Berechnung der Route bevorzugt oder nachrangig berücksichtigt

werden sollen. Diese Auswahl hat jedoch auch hier Einfluss auf die Berechnung

der Route insgesamt. Der Benutzer hat nicht die Möglichkeit, zusätzlich Krite-

rien festzulegen, anhand derer ihm Streckenabschnitte der vorgeschlagenen

Route zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten werden. Er kann

zwar jeden vorgeschlagenen Streckenabschnitt durch Zuweisung einer beson-

ders niedrigen oder besonders hohen Stauwahrscheinlichkeit individuell aus-

wählen oder ablehnen. Er kann die Auswahl derjenigen Teilstrecken, die ihm zu

diesem Zweck zur Kenntnis gebracht werden, aber nicht durch Auswahl einer

vorgegebenen Eigenschaft beeinflussen.

Die erstmals in der Berufungsinstanz vorgelegten Unterlagen zu

der Software "Microsoft AutoRoute Express 98" (BK3 und BK4) führen nicht zu

einer abweichenden Beurteilung. Der Offenbarungsgehalt dieser Entgegenhal-

tungen geht, soweit dies hier relevant ist, nicht über denjenigen von NK12 hin-

aus.

Die Auswahlmöglichkeiten für den Benutzer sind im Vergleich zu NK12

zwar nochmals erweitert, weil er bei der Einstellung der Präferenzen für be-

stimmte Straßentypen auch einen Wert für gebührenpflichtige Straßen festlegen

kann und in der listenartigen Darstellung der vorgeschlagenen Route die ge-

bührenpflichtigen Streckenabschnitte durch den Eintrag "toll road" gekenn-

zeichnet sind. Wie bei NK12 hat die Vergabe von Präferenzwerten für einzelne

- 13 -

Straßentypen jedoch Einfluss auf die Festlegung der Route insgesamt und der

Benutzer hat nicht die Möglichkeit, zusätzlich zu diesen Vorgaben Eigenschaf-

ten auszuwählen, anhand derer ihm bestimmte Streckenabschnitte des erstell-

ten Routenvorschlags zur individuellen Auswahl oder Ablehnung angeboten

werden. Damit sind auch bei diesem Verfahren die Merkmale 3 a, 3 c und 3 d

nicht offenbart.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts beruht der Gegen-

stand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht auf

erfinderischer Tätigkeit. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann

Anlass hatte, eines der in NK12 oder NK9 offenbarten Verfahren um die Merk-

malsgruppe 3 zu ergänzen. Die zu dieser Gruppe gehörenden Merkmale haben

bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit unberücksichtigt zu bleiben, weil sie

die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln nicht bestimmen

oder zumindest beeinflussen. Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit da-

nach allenfalls in Betracht kommenden Merkmale 1, 2 und 4 sind dem Fach-

mann durch den Stand der Technik nahegelegt.

Die rechtliche Würdigung des Berufungsgerichts unterliegt der

Überprüfung im Berufungsverfahren, ohne dass es hierzu einer gesonderten

Berufungsrüge bedarf.

Gemäß § 112 Abs. 3 Nr. 2 PatG in der hier maßgeblichen, seit dem

1. Oktober 2009 geltenden Fassung muss der Berufungskläger in der Beru-

fungsbegründung die Berufungsgründe angeben. Diese Anforderungen sind,

wie auch die Beklagte nicht in Zweifel gezogen hat, im Streitfall erfüllt. Die Klä-

gerin hat konkret dargelegt, weshalb sie die Einschätzung des Patentgerichts,

der Gegenstand des Streitpatents sei neu, für rechtlich unzutreffend hält. Damit

hat sie in zulässiger Weise die Rüge der Verletzung des materiellen Rechts

(§ 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a PatG) erhoben.

- 14 -

Der Senat hat auf diese Rüge hin innerhalb des mit der Berufung zur

Überprüfung gestellten Streitgegenstands die materiellrechtliche Beurteilung

durch die Vorinstanz in vollem Umfang auf Rechtsfehler zu überprüfen. Gemäß

§ 117 Satz 1 PatG und § 529 Abs. 2 Satz 2 ZPO ist er hierbei - anders als bei

Verfahrensrügen im Sinne von § 112 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b PatG - an die

geltend gemachten Berufungsgründe nicht gebunden.

Im Streitfall hat die Klägerin mit ihrer zulässigen Berufung weiterhin den

Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit geltend gemacht. Der Senat hat

deshalb zu prüfen, ob das Patentgericht die Patentfähigkeit - die unter anderem

Neuheit und erfinderische Tätigkeit voraussetzt - rechtlich zutreffend beurteilt

hat. Hierbei ist er weder an die von der Klägerin geltend gemachten Berufungs-

gründe noch an deren Rechtsauffassung gebunden.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist ein Verfahren, das sich

zur Herbeiführung des angestrebten Erfolgs eines Programms bedient, mit des-

sen Hilfe eine Datenverarbeitungsanlage so gesteuert wird, dass der ge-

wünschte Erfolg erzielt wird, zwar dem Patentschutz zugänglich, wenn die be-

anspruchte Lehre Anweisungen enthält, die der Lösung eines konkreten techni-

schen Problems mit technischen Mitteln dienen. Jedenfalls bei der Prüfung auf

erfinderische Tätigkeit dürfen aber nur diejenigen Anweisungen berücksichtigt

werden, die die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln be-

stimmen oder zumindest beeinflussen (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010

- X ZR 47/07, GRUR 2011, 125 Rn. 31 - Wiedergabe topografischer Informatio-

nen). Dies steht in Einklang mit der ständigen Entscheidungspraxis der Be-

schwerdekammern des Europäischen Patentamts (dazu EPA, Beschluss vom

12. Mai 2010 - G 3/08, ABl. 2011, 10 = GRUR Int 2010, 608 Rn. 10.13 ff. - Pro-

grams for computers).

Die Merkmale 3 a und 3 b betreffen die Auswahl bestimmter Daten unab-

hängig von technischen Zusammenhängen. Als vorgegebene Eigenschaft

- 15 -

kommt grundsätzlich jede Eigenschaft in Betracht, die Anlass geben kann,

einen Streckenabschnitt zu meiden, insbesondere auch der in Merkmal 3 b her-

vorgehobene Aspekt der Gebührenpflicht. Darin liegt keine Anweisung, die die

Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmt oder zu-

mindest beeinflusst.

Nichts anderes gilt für die Merkmale 3 c und 3 d. Diese betreffen die Wie-

dergabe von Informationen, die anhand der in den Merkmalen 3 a und 3 b ge-

nannten Kriterien ausgewählt worden sind. Auch insoweit enthält die geschützte

Lehre keine technischen Vorgaben. Sie beschränkt sich auf die Anweisung,

dem Fahrer bestimmte Daten zur Anzeige zu bringen und ihm deren Bearbei-

tung zu ermöglichen.

Der Vortrag der Beklagten, die Merkmale ermöglichten die Berechnung ei-

ner den Wünschen des Benutzers angepassten Route mit einer geringeren Zahl

von Rechenvorgängen, weil nach der Festlegung von Start- und Zielpunkt zu-

nächst nur ein einziger Routenvorschlag erstellt werden müsse, führt nicht zu

einer abweichenden Beurteilung. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine An-

weisung, die zur Verringerung von Rechenschritten führt, im Einzelfall als für

die Lösung des technischen Problems mit technischen Mittel bestimmend oder

zumindest von Einfluss anzusehen sein kann. Im Streitfall gehört die Erstellung

einer Route mit einer geringeren Zahl von Rechenvorgängen jedenfalls nicht

zum Gegenstand des Streitpatents. Das Streitpatent betrifft die individuelle An-

passung eines in einem ersten Rechenvorgang aufgrund allgemeiner Kriterien

erstellten Routenvorschlags. Auf welche Weise dieser Vorschlag erstellt wird

und ob er nur eine einzige Route oder zusätzliche Alternativen umfasst, ist in

den Patentansprüchen nicht festgelegt. Auch in der Beschreibung finden sich

hierzu keine Festlegungen.

Die für die Prüfung auf erfinderische Tätigkeit danach allenfalls in

Betracht kommenden Merkmale 1, 2 und 4 sind dem Fachmann, den das Pa-

- 16 -

tentgericht zutreffend definiert hat, jedenfalls durch die Entgegenhaltung NK9

nahegelegt.

Bei dem dort offenbarten Verfahren hat der Benutzer ebenfalls die Mög-

lichkeit, einzelne Streckenabschnitte individuell von der Routenplanung auszu-

nehmen. Das vom Streitpatent beanspruchte Verfahren unterscheidet sich

dadurch nur durch die Art und Weise, in der die zur Bearbeitung angebotenen

Streckenabschnitte ausgewählt und angezeigt werden. Diese allein die Verar-

beitung von Daten und die Wiedergabe von Informationen betreffenden Aspekte

können aus den oben aufgeführten Gründen nicht zur Annahme erfinderischer

Tätigkeit führen.

Hinsichtlich der Fassungen von Patentanspruch 1, die die Beklag-

te mit den in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsanträgen verteidigt, ergibt sich

keine abweichende Beurteilung.

Die nach den Hilfsanträgen 2 bis 5 zusätzlich vorgesehenen

Merkmale betreffen Details der Art und Weise und des Zeitpunkts, zu dem die

in Merkmalsgruppe 3 aufgeführten Daten ausgewählt und verarbeitet werden.

Auch dies sind keine Anweisungen, die die Lösung des technischen Problems

mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest beeinflussen.

Für das nach den Hilfsanträgen 6 und 7 zusätzlich vorgesehene,

ursprünglich in Patentanspruch 2 aufgeführte Merkmal, wonach nach Ausgabe

eines Streckenabschnitts mit der vorgegebenen Eigenschaft und Verwerfen des

ausgegebenen Streckenabschnitts ein alternativer Streckenabschnitt bestimmt

wird, gilt nichts anderes.

(1)

Auch dieses Merkmal führt nicht zu einer Verringerung der erfor-

derlichen Rechenschritte.

- 17 -

Dieses Ziel kann zwar möglicherweise erreicht werden, wenn die nach

dem Verwerfen eines oder mehrerer Streckenabschnitte erforderliche Neube-

rechnung der Route auf diese Abschnitte beschränkt wird und die übrigen Ab-

schnitte aus dem Ergebnis der ersten Berechnung übernommen werden. We-

der aus dem Wortsinn von Patentanspruch 1 in der mit den Hilfsanträgen 6 und

7 verteidigten Fassung noch aus der Beschreibung des Streitpatents lässt sich

jedoch entnehmen, dass der Gegenstand des Streitpatents auf solche Ausge-

staltungen beschränkt ist.

Nach der Beschreibung des Streitpatents dient die Berechnung von alter-

nativen Streckenabschnitten dem Zweck, dem Benutzer zusätzliche Informatio-

nen zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel darüber, welche Auswirkungen die

Alternative auf die Gesamtfahrzeit hat (Abs. 34). Zur Erreichung dieses Zwecks

ist unerheblich, ob zusätzlich zu einem alternativen Streckenabschnitt auch der

Rest der Gesamtroute neu berechnet wird oder nicht. Vor diesem Hintergrund

kann der Streitpatentschrift nicht entnommen werden, dass der Gegenstand

des Streitpatents auf eine bestimmte Art der Routenneuberechnung beschränkt

sein soll.

(2)

Unabhängig davon würde auch eine Anweisung, die Neuberech-

nung der Route so vorzunehmen, dass möglichst wenig Rechenschritte anfal-

len, die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln weder be-

stimmen noch beeinflussen.

Auch eine solche Anweisung wäre auf die Auswahl von Daten unabhängig

von technischen Aspekten beschränkt. Sie erschöpfte sich in einem gedankli-

chen Prozess, dessen technischer Aspekt sich auf die Anweisung beschränkt,

die Neuberechnung der verworfenen Streckenabschnitte - und nur dieser Stre-

ckenabschnitte - mit Mitteln der elektronischen Datenverarbeitung vorzuneh-

men. Anweisungen dieses Inhalts können nach der bereits zitierten Rechtspre-

chung des Senats jedenfalls bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit

- 18 -

nicht berücksichtigt werden (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07,

GRUR 2011, 125 Rn. 36 - Wiedergabe topografischer Informationen). Dies gilt

auch dann, wenn sie zu einer Verringerung der erforderlichen Rechenschritte

führen.

Dass der Gegenstand eines der Patentansprüche 2 bis 7 anders

zu beurteilen wäre, ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

IV.

Der Senat hat in der Sache zu entscheiden, weil diese entschei-

dungsreif ist (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).

Die fehlerhafte Beurteilung durch das Patentgericht beruht nicht auf einer

unzutreffenden oder unvollständigen Aufklärung des für die Entscheidung rele-

vanten Sachverhalts, sondern ausschließlich auf einer unzutreffenden recht-

lichen Bewertung. Der Senat kann und muss auf der Grundlage der fehlerfreien

Tatsachenfeststellungen des Patentgerichts die rechtlich zutreffende Entschei-

dung treffen.

- 19 -

Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91

Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck

Grabinski

Bacher

Hoffmann

Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 04.10.2011 - 4 Ni 64/09 (EU) -